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Barreda Moller escribe...

Nuevo Precedente de Observancia Obligatoria sobre Notoriedad de Marcas

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi ha emitido recientemente una resolución con carácter de precedente de observancia obligatoria, la cual interpreta de modo expreso y con carácter general el sentido de nuestra legislación en materia de notoriedad de marcas.

El artículo 136, inciso h), de la Decisión486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar:

  • riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios;
  • aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o
  • dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

La Sala de Propiedad Intelectual establece ciertos lineamientos para el análisis del “riesgo de confusión”, “riesgo de dilución” y “aprovechamiento injusto del prestigio de la marca” en el caso de notoriedad de marcas.

  • En cuanto al riesgo de confusión, en el caso de marcas notorias dichos criterios deben ser aplicados de manera más estricta, pues la protección de las marcas notorias va más allá de las pautas generales sobre vinculación o conexión competitiva de productos.
  • Respecto al riesgo de dilución, si bien doctrinariamente se ha señalado que el riesgo de dilución se aplica únicamente a “marcas renombradas”, dicha figura también debe ser aplicada en el caso de marcas notorias, toda vez que la Decisión486 no hace distinción entre “marcas notorias” y “marcas renombradas”.
  • En relación al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, éste surge cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

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