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Barreda Moller escribe...

¿Cambios en la Práctica de Patentes?

La Decisión 486 de la Comunidad Andina y sus predecesoras, las Decisiones 344, 313 y 311, permiten la modificación de las reivindicaciones ya sea en respuesta a una oposición, en respuesta al informe del examinador, o por decisión de la solicitante, en cualquier momento durante el trámite de la solicitud de patente. La práctica seguida por la Oficina de Patentes y por el Tribunal Administrativo de permitir la presentación de un nuevo pliego reivindicatorio incluso al formular apelación fue abruptamente modificada en octubre de 2008, como consecuencia de una resolución emitida por el Tribunal Administrativo en relación con un caso en particular, señalando que el “procedimiento” concluye una vez que la Oficina de Patentes ha emitido una resolución, de manera que, cuando se deniega parcial o totalmente la protección de patente, la solicitante no tiene derecho a presentar un nuevo pliego reivindicatorio en apelación, aún cuando el propósito sea adaptar las reivindicaciones a lo aprobado por el examinador o por la Oficina de Patentes.

En una sentencia expedida porla Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, de fecha 15 de octubre de 2010, el Poder Judicial declaró que:

  1. La Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 34, permite que la solicitante pida la modificación de una solicitud en cualquier momento durante su trámite, siempre que dicha modificación no implique la ampliación de la protección originalmente solicitada, estableciendo la Corte que dicha modificación, aún si fuera excepcional, también es aceptable en segunda instancia, al formular apelación. La lógica es que el procedimiento administrativo concluye cuando se emite la resolución final.
  2. Una solicitante que, al momento de apelar una resolución emitida por la Oficina de Patentes denegando la protección de patente, presente un nuevo pliego reivindicatorio, tiene derecho a que dicho nuevo pliego reivindicatorio sea aceptado por la autoridad y sea tomado en cuenta al resolver sobre la patentabilidad de la invención.
  3. La Sala Civil de la Corte Suprema también ha reafirmado que cuando el Tribunal Administrativo, durante la apelación, requiera un informe del examinador sobre la patentabilidad, dicho informe pericial deberá ser notificado a la solicitante quien necesitará recibir un plazo específico para responder y eventualmente presentar un nuevo pliego reivindicatorio en su esfuerzo por obtener la protección de patente.

Desafortunadamente, la sentencia expedida por la Corte Suprema no ha sido definida como precedente de cumplimiento obligatorio, estando la Oficina de Patentes obligada a cumplirla sólo para el caso particular en que la sentencia fue expedida. Nuestro estudio realizará sus mejores esfuerzos ante el Tribunal Administrativo a fin de obtener de este último el reconocimiento de la validez de dicha sentencia para casos futuros.

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