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Barreda Moller escribe...

Nuevo criterio adoptado por la Dirección de Signos Distintivos respecto a la duplicidad de registros

Con cierta frecuencia los titulares de marcas ya registradas desean solicitar nuevamente, después de unos años, el registro de la misma marca en la misma clase en la que ya se encuentra registrada.

Algunos de los motivos que impulsan a los titulares a proceder de dicha manera suelen ser los siguientes:

1. Ampliar la cobertura de los productos protegidos por su registro inicial; y/u,

2. Obtener un nuevo registro que no sea vulnerable a acciones de cancelación por falta de uso hasta después de tres años de concedido.

Debemos tener en cuenta, sin embargo, que de conformidad con lo dispuesto por nuestra norma nacional en materia de marcas, Decreto Legislativo N° 1075, no es posible registrar una marca que ya se encuentra registrada a favor de idéntico titular, en la misma clase, para distinguir productos comprendidos, expresa o implícitamente, en la cobertura del registro inicial.

Sobre el particular, el artículo 58 del referido Decreto Legislativo, establece que “el titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. (…)”

La Autoridad de Marcas de nuestro país interpreta que, en virtud de lo dispuesto en la norma precedente, el registro de una misma marca en idéntica clase por segunda vez a favor del mismo titular está condicionado a que el nuevo registro distinga productos o servicios no incluidos en el registro inicial.

Hasta hace unos meses atrás, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI tenía como práctica el rechazar las solicitudes de marcas que constituían duplicidad de marcas ya registradas, con independencia de si todos o solo algunos de los productos de la nueva solicitud estaban comprendidos –implícita o expresamente- en el registro anterior. Es decir, para la Dirección de Signos Distintivos resultaba irrelevante si la nueva solicitud comprendía además otros productos no incluidos en el primer registro de la marca, pues en todos los casos de duplicidad rechazaba el íntegro de las nuevas solicitudes para todos los productos que ellas pretendían distinguir.

Sin embargo, dicho criterio ha sido modificado hace poco por la Dirección de Signos Distintivos, quien ha adoptado la nueva postura de rechazar solicitudes por razones de duplicidad pero sólo para aquellos productos de la nueva solicitud que se encuentren comprendidos (implícita o expresamente) en el registro anterior. Así, según este nuevo criterio, si la nueva solicitud incluye productos comprendidos en el registro anterior pero adicionalmente otros productos de la misma u otras clases, entonces el nuevo registro de la marca es otorgado para aquellos otros productos.

Esta nueva postura adoptada por la Dirección de Signos Distintivos, a la que denominaremos “duplicidad parcial”, se ve plasmada en la Resolución N° 8817-2013/DSD-INDECOPI de fecha 7 de junio de 2013 (disponible en la base de datos en línea del INDECOPI), emitida en el Expediente N° 506888-2012. En dicha Resolución, la Oficina declaró improcedente la solicitud del registro de la marca solicitada en dicho expediente pero sólo para ciertos productos, es decir, aquellos productos cubiertos por el anterior registro de la misma marca que ya tenía el solicitante. Así, en la referida resolución se establece lo siguiente (el subrayado es nuestro):

“En tal sentido, respecto de (…) [productos comprendidos en el anterior registro de la marca] la presente solicitud resulta improcedente, procediéndose a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para los demás productos solicitados.”

En el examen de registrabilidad de dicha marca, la Dirección concluyó que la misma cumplía los requisitos de registrabilidad y no incurría en las causales de prohibición de registro, por lo que se otorgó el registro de la marca para esos otros productos no comprendidos por el anterior registro de la misma marca.

Consideramos importante este cambio de postura de la Dirección de Signos Distintivos, ya que resulta beneficioso para los titulares que desean ampliar la protección de sus registros a nuevos productos, en especial, en aquellos casos en los que –por la tecnicidad o especificidad de los productos- podría no resultar claro si existe duplicidad en los productos o no.

Debemos advertir, sin embargo, que esta postura -que es exclusiva de la Dirección de Signos Distintivos- no es aplicada por la Sala de Propiedad Intelectual, segunda instancia administrativa encargada de resolver apelaciones.

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