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Barreda Moller escribe...

Registros invulnerables a la cancelación por falta de uso

La marca es el signo que sirve de distintivo a los productos o servicios ofrecidos en el mercado por un determinado fabricante o comerciante. Su función principal es poder distinguir en el mercado los productos y servicios de una misma especie. Cuando la marca no cumple esta función puede ser pasible de una acción de cancelación por falta de uso. Así el derecho exclusivo sobre la marca se pierde cuando ella no se usa real y efectivamente en el mercado ya que la misma no está cumpliendo su función principal.

Por ello la ley dispone que la Oficina de Marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada (art. 165 de la Decisión 486).

A su vez se establece que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa y que la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

De este modo la lógica de la ley tiene sentido. La marca concede a su titular un derecho exclusivo al uso; pero si la marca no se usa real y efectivamente en el mercado, el titular puede perder este derecho porque la marca no estaría cumpliendo su función primordial de identificar un determinado producto o servicio en el mercado. A su vez algún tercer interesado en usar la marca puede obtener que ella sea cancelada y luego registrada a su favor. Pero tiene que permitirse al titular por lo menos tres años contados a partir del registro para que pueda utilizar su marca en el mercado.

No obstante la claridad meridiana de las normas antes expuestas, en el caso del Perú la Oficina de Marcas viene generando la existencia de registros invulnerables a acciones de cancelación por falta de uso. En efecto, suele ocurrir que, cuando una marca es otorgada sin merecer oposiciones, la Oficina de Marcas espera que el solicitante del registro acuda a sus oficinas a recabar la notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en lugar de mandar la notificación de la resolución de concesión del registro al domicilio del solicitante.

Esta omisión de realizar la notificación de la resolución de concesión del registro de la marca promueve que, en la práctica, exista un gran número de resoluciones que conceden registros de marcas que no han sido notificadas ni recogidas por los interesados, lo que a su vez hace impide que empiece a correr el plazo de los tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión del registro de la marca respectiva que permita la interposición de la acción de cancelación por falta de uso de dicha marca. Cuando en esta circunstancia el interesado pretende la acción de cancelación en cuestión, la misma es declarada improcedente por la Oficina de Marcas bajo el pretexto que no ha transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión del registro y, forzada por las circunstancias, manda notificar dicha resolución al solicitante del registro para que el citado plazo empiece a correr.

La improcedencia de la acción es declarada no obstante ser la propia Oficina de Marcas que, con su negligencia de omitir la notificación respectiva de la resolución que concede el registro, promueve esta irregular situación. El resultado práctico de esta irregularidad es que se genera la aparición de registros permanentemente invulnerables a las acciones de cancelación por falta de uso, lo cual evidentemente es incongruente y violatorio de la ratio legis de la propia existencia de la acción de cancelación por falta de uso como una penalidad impuesta al titular justamente por no usar la marca real y efectivamente impidiendo que esta cumpla su función esencial en el mercado.

La Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI) ha expresado ante la Oficina de Marcas los inconvenientes generados por esta situación y esta ha tomado nota de la observación, ofreciendo regularizar el procedimiento de notificaciones de las resoluciones que conceden registros de marcas que no son recogidas por los interesados. El proceso se ha iniciado pero avanza lentamente. Por ello se espera que, habiéndose aprobado un nuevo Régimen de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutivos del INDECOPI (Directiva Nº 001-2013/TRI-INDECOPI), dicha normativa contribuya a acelerar el proceso como por ejemplo, disponiendo una notificación masiva por edicto publicado en el diario oficial “El Peruano” y desaparezcan al más corto plazo los registros invulnerables a acciones de cancelación por falta de uso.

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