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Barreda Moller escribe...

Cuando una marca infringe un derecho de autor

El artículo 83 inciso g) de la Decisión 344, anterior Régimen Común sobre Propiedad Industrial, disponía que no podrían registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentaran algunos de los siguientes impedimentos: los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que fuesen objeto de un derecho de autor, salvo que mediara su consentimiento.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 83 inciso g) de la Decisión 344, ha señalado que para que prospere la prohibición de registro contenida en dicho artículo resulta indispensable que: (i) se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir que tenga características de originalidad y (ii) el uso de ese título para distinguir un producto o servicio sea susceptible de crear confusión en el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo.

El artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, vigente Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero, salvo que medie su consentimiento.

La interpretación que realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del artículo 83 inciso g) de la Decisión 344, en el Proceso 167-IP-2006, resulta aplicable al artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 puesto que:

(i) El mismo Tribunal en dicho Proceso indicó que “si se llegara a extremar la interpretación literal de esa norma, se podría desembocar en conclusiones absurdas como la de que no cabría el registro como marca del título de una obra sin el consentimiento del titular del derecho sobre ella, pero sí procedería en cambio el registro de la obra misma sin necesidad de autorización, con base en el inaceptable argumento de que el impedimento legal se refiere sólo – “literalmente” hablando – al “título” y no a la “obra”. (…)”

(ii) El Tribunal del INDECOPI señaló que la interpretación que realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del artículo 83 inciso g) de la Decisión 344 resultaba aplicable al artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 pues la diferencia entre dichos artículos está en que el artículo 83 inciso g) de la Decisión 344 sólo protegía los títulos de las obras y los personajes ficticios o simbólicos, mientras que el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 protege todas las obras; y en tal sentido, cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace alusión a los títulos de las obras, habrá que hacer extensiva su interpretación a las obras en general.

De lo señalado por el Tribunal del INDECOPI, se infiere que, a su criterio, una marca solicitada a registro infringe el derecho de autor de un tercero si: (i) la obra cuyo derecho de autor se infringe es original y (ii) el uso de dicha obra como marca puede generar confusión en el público consumidor con respecto a la obra, es decir que pueda generar que el consumidor considere que los productos o servicios distinguidos con la marca solicitada son elaborados o prestados por el tercero que es titular del derecho de autor.

Este criterio del Tribunal del INDECOPI se ha aplicado en la siguiente jurisprudencia emitida desde el año 2001 hasta la fecha:

1) Resolución N° 109-2001/ TPI-INDECOPI de fecha 2 de marzo del 2001, emitida en la solicitud de registro de la marca PICAPEDRERO, en clase 25.
2) Resolución N° 1386-2001/TPI-INDECOPI de fecha 10 de octubre de 2001, emitida en la solicitud de registro de la marca DIE HARD, en clase 25.
3) Resolución N° 0808-2003/TPI-INDECOPI de fecha 12 de agosto de 2003, emitida en la nulidad del registro de la marca CASINO MIRAGE Y ETIQUETA, Certificado N° 27627, en clase 36.

4) Resolución N° 1279-2012/TPI-INDECOPI de fecha 23 de julio de 2012, emitida en la solicitud de registro de la marca PACMAN, en clase 1.
5) Resolución N° 1573-2013/TPI-INDECOPI de fecha 10 de mayo de 2013, emitida en la solicitud de registro de la marca MANKEKE, MARINELA Y RAYITA Y FIGURA DE PATO, en clase 30.

No concordamos con el criterio del Tribunal del INDECOPI puesto que podrían presentarse casos de solicitudes de registro de marcas, que consideramos deberían denegarse por incurrir en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 – es decir por afectar el derecho de autor de un tercero, sin que medie su consentimiento -, pero que, en aplicación del criterio del Tribunal del INDECOPI, se otorgarían, por considerarse que no incurren en dicha prohibición de registro.

Un ejemplo de dichos casos podría ser la solicitud de registro de la marca constituida por la combinación de palabras THE FEAST OF THE GOAT, es decir de la traducción al idioma Inglés del título de la obra literaria “LA FIESTA DEL CHIVO”, cuyo autor es Mario Vargas Llosa, en cualquier Clase de la Clasificación Internacional, sin el consentimiento del autor.

En nuestra opinión esta solicitud de registro debería denegarse, por incurrir en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, pues afecta el derecho de autor que Mario Vargas Llosa tiene sobre el título de su obra literaria “LA FIESTA DEL CHIVO”.

Sin embargo, de acuerdo al criterio del Tribunal del INDECOPI, esta solicitud se otorgaría, por no incurrir en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, ya que (i) aun en el supuesto que el título de la obra fuera considerado original, (ii) el uso de dicho título como marca no podría generar confusión en el consumidor respecto al título de la obra, pese a que pudiera creerse que existe vinculación entre los productos o servicios a distinguirse por la marca solicitada y la obra, en tanto la combinación de palabras THE FEAST OF THE GOAT no es similar gráfica, fonética ni conceptualmente al título “LA FIESTA DEL CHIVO”.

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