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Barreda Moller escribe...

Nulidad de una marca registrada

La Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, en su artículo 172°, establece la potestad de la autoridad nacional competente de decretar, de oficio o a solicitud de parte, la nulidad absoluta o relativa de una marca registrada. La nulidad es total cuando la marca se otorgó contraviniendo las prohibiciones absolutas al registro de un signo como marca, previstas en el artículo 134°, primer párrafo, y en el artículo 135° de la Decisión 486. La nulidad será relativa cuando la marca se otorgó contraviniendo las prohibiciones referentes al registro de un signo como marca, reguladas en el artículo 136° de la Decisión 486.

La Decisión 486 en su artículo 173°, concordado con el artículo 78°, establece claramente el procedimiento por el cual se tramita la acción de nulidad de marca. Respetando el debido procedimiento, se dispone que deberá correrse traslado de la acción de nulidad al titular de la marca de que se trate, por el plazo de dos (02) meses prorrogables a dos (02) meses más. Vencido este plazo, la autoridad nacional competente emitirá resolución y, de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento del país miembro, podrá o no ser apelada.

Existe pues una regulación andina que concede a la autoridad nacional competente la facultad de iniciar de oficio la acción de nulidad de una marca, estableciendo también en forma meridiana las causales para ello y el procedimiento a través del cual debe encausarse esta acción.

Debido a lo expuesto, en principio, resulta incomprensible por qué la autoridad competente en el Perú viene utilizando una vía paralela para decretar de oficio la nulidad de una marca otorgada en contravención a las prohibiciones antes citadas. Sin embargo, ello sucede.

La Primera Instancia Administrativa, es decir, la Oficina de Marcas, cuando considera que otorgó una marca en contravención a las prohibiciones antes citadas, sencillamente pide a la Segunda Instancia Administrativa, al Tribunal de Indecopi, que decida si debe declarar la nulidad de la resolución que concedió la marca.

El Tribunal por su parte, si así lo estima, dictará resolución y anulará la resolución emitida por la Oficina de Marcas y, en consecuencia, cancelará el certificado de la marca respectiva.

La autoridad peruana pretende sustentar su actuar en una norma nacional, Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que en su artículo 10° establece que son vicios del acto administrativo que causa su nulidad, los que contravengan la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias. Esta misma norma establece en su artículo 202° que, en aplicación al artículo 10° antes citado, el Superior Jerárquico (Tribunal Indecopi) puede declarar de oficio la nulidad de resoluciones emitidas por la Primera Instancia (la Oficina de Marcas) aun cuando hayan quedado consentidas. La norma establece también que esta facultad de la administración prescribe al año de haber quedado consentida la resolución de que se trate.

La autoridad nacional peruana:
a) cuando no ha transcurrido aún el plazo de un año desde la fecha en que quedó firme la resolución que concedió la marca, procede de oficio a anularla en aplicación de la ley 27444.
b) si ha transcurrido el plazo de un año desde la fecha en que quedó firme la resolución que concedió la marca de que se trata, al no poder aplicar el “expeditivo” procedimiento establecido en la ley 27444, procede a iniciar de oficio el procedimiento de nulidad de registro de marca, establecido en la Decisión 486.
Este proceder de la autoridad nacional peruana contraviene la normatividad andina, pues no respeta las normas procesales previstas en el ordenamiento andino.

Debido a ello, se interpuso ante la Secretaria General de la Comunidad Andina un reclamo contra la República del Perú por incumplimiento de los artículos 172°, 175° y 78° de la Decisión 486, al haber anulado hasta cinco (05) registros de marca de una empresa peruana mediante el procedimiento antes descrito.

La Secretaría General ha emitido el Dictamen No. 08-2012, en el cual concluyó que la República del Perú incumplió la normatividad andina al haber utilizado el procedimiento bajo comentario para anular registros de marca. El Dictamen estableció que la República del Perú incurrió en tal incumplimiento:

a. Al no respetar las normas andinas procesales aplicables al procedimiento de nulidad de marcas.
b. Al no respetar los principios generales del derecho que forman parte del derecho comunitario andino, que inexorablemente deben observar las autoridades administrativas competentes, los cuales incluyen el debido proceso y el derecho de defensa del administrado.

El Dictamen No. 08-2012 dispone que la República del Perú debe adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las normas comunitarias y corregir así el incumplimiento detectado.

Se espera, en consecuencia, que la República del Perú adopte las medidas necesarias que no son otras que el prohibir el uso por parte de la Oficina de Marcas del indebido procedimiento de nulidad que se ha tratado.

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