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Barreda Moller escribe...

Sobre la cancelación de signos notorios

Si bien la Decisión 486 reconoce una protección especial a los signos notoriamente conocidos, dicha norma no contiene una disposición específica respecto a los procedimientos de cancelación por falta de uso de marcas notorias.

Al respecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha emitido un pronunciamiento (Resolución N° 2945-2013/TPI-INDECOPI) estableciendo criterios a tener en cuenta cuando se pretenda la cancelación de una marca notoriamente conocida.

La Sala ha concluido que resulta contrario a la normativa el cancelar una marca que goza de la calidad de notoriamente conocida, “ello debido a que además de ser injusto que alguien se aproveche del esfuerzo ajeno, dado que las marcas notorias no tienen que estar necesariamente registradas, la cancelación de una marca notoria no podría generar algún derecho preferente de registro a favor de quien obtiene la cancelación, por lo que dicha acción carecería de sentido”.

Cabe indicar que el criterio expuesto por la Sala se sustenta en la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual señaló que “aunque la Decisión 486 no consagre expresamente la improcedencia de cancelación por no uso de la marca notoria, esto se puede deducir tanto de las normas que regulan los signos notoriamente conocidos, como de los propios principios y postulados que inspiran el derecho de marcas” (Proceso N° 180-IP-2006).

Abunda el Tribunal Andino señalando que “(…) aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría (notoriedad de una marca), no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use” (Proceso Nº 125-IP-2007).

Más aún, señala el Tribunal Andino que la protección de las marcas notorias contra las cancelaciones por falta de uso se encuentra implícitamente reconocida en lo establecido en el artículo 229 literal b) de la Decisión 486, puesto que dicho artículo “dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro” (Proceso N° 133-IP-2006).

Asimismo, ambos tribunales han señalado que, ante la solicitud de cancelación de una marca notoria se debe proceder, primero, y dentro del mismo procedimiento de cancelación, a evaluar si la marca cuya cancelación ha sido solicitada posee o no la calidad de signo notorio, procediéndose a efectuar la evaluación conforme a lo establecido en la Decisión 486.

Ahora bien, si se logra acreditar la notoriedad de la marca cuestionada, la Autoridad ha señalado que dicho reconocimiento no determina “ipso facto” que se deba dar por concluido el procedimiento de cancelación; por el contrario, se debe determinar previamente si la notoriedad reconocida hace referencia a la marca conforme ha sido registrada o si se ha reconocido la calidad de notoria a un signo distinto al cual se encuentra registrado.

Lo anterior se debe al hecho que “la figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda” (Resolución Nº 2945-2013/TPI-INDECOPI).

A manera de conclusión, podemos observar que los pronunciamientos citados resultan acordes a la naturaleza de la legislación marcaria en materia de signos notorios, los cuales son protegidos contra cualquier intento de aprovechamiento indebido, convirtiéndose la cancelación por falta de uso de una marca notoria en un sin sentido, toda vez que, conforme lo señala la Sala Especializada en Propiedad Intelectual “(…) además de ser injusto (…) dado que las marcas notorias no tienen que estar necesariamente registradas, la cancelación de una marca notoria no podría generar algún derecho preferente de registro a favor de quien obtiene la cancelación, por lo que dicha acción carecería de sentido.”

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