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Barreda Moller escribe...

Nuevo criterio adoptado por la primera instancia administrativa aplicable a casos de “duplicidad parcial” de solicitudes de registro de marca

En una anterior entrega, dimos cuenta de un criterio de reciente aplicación por la primera instancia administrativa, según el cual, en caso una solicitud de registro de marca duplicara sólo parcialmente un registro de marca preexistente –en la misma clase, a nombre del mismo titular- en el sentido de abarcar algunos (y no todos) de los mismos productos/servicios, la solicitud de registro de marca era declarada improcedente en el extremo que “duplicaba” los productos/servicios amparados por el registro preexistente, en tanto que se otorgaba el registro respecto de los productos/servicios restantes.

Una reciente resolución emitida por la segunda instancia administrativa, esto es, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (SPI), pone de manifiesto la distinta postura de esta instancia superior en torno al otorgamiento de registros de marcas con coberturas parciales en supuestos como el arriba expuesto, que ha resultado en el replanteamiento de la cuestión por la instancia inferior.

En definitiva, la SPI rechaza el otorgamiento de registros de marca con coberturas parciales, distintas a las peticionadas por el solicitante.

A criterio de la SPI, “[…] no existe norma alguna que faculte a la Autoridad a realizar un análisis parcial del signo ni restringir o limitar de oficio los productos o servicios a distinguir […]” (Resolución No. 1872-2014/TPI-INDECOPI de fecha 9 de julio de 2014).

Es así que mediante Resolución No. 1872-2014/TPI-INDECOPI de fecha 09 de julio de 2014, la SPI ha declarado nula una resolución expedida por la instancia inferior que, declarando improcedente un extremo de una solicitud de registro de marca de servicios (a causa de duplicidad), otorgaba el registro para los servicios restantes. La SPI ha ordenado devolver los actuados a la primera instancia, a fin de que ésta efectúe un examen de registrabilidad integral del signo solicitado.

El criterio evidenciado por la SPI ha significado un giro de tuerca en la política de otorgamiento de registros con coberturas parciales en casos de duplicidad, hoy ya descartada por la primera instancia.

Lo anterior no implica sin embargo para el interesado, la absoluta imposibilidad de acceder al registro con una solicitud cuya cobertura original duplique parcialmente la de un signo de su propiedad, preexistente en el registro. Ante una declaratoria de improcedencia por causa de duplicidad que pueda dictar la primera instancia, tendrá el interesado la prerrogativa de interponer un recurso de reconsideración sustentado en la limitación de los alcances de su solicitud, a fin de eliminar los productos/servicios duplicados y preservar los restantes.

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