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Barreda Moller escribe...

Acuerdos de Coexistencia de Marcas y Cartas de Consentimiento: nuevo precedente de observancia obligatoria para su aceptación en Perú

Una práctica extendida universalmente en el Derecho de Marcas es la suscripción de Acuerdos de Coexistencia de Marcas y Cartas de Consentimiento especialmente cuando una objeción es levantada contra una solicitud de registro de una marca que pudiera resultar confundible con otra anteriormente registrada. En virtud de estos documentos el titular del registro de la marca citada como impedimento para la solicitada posteriormente permite el registro de esta última pudiendo establecerse las condiciones bajo las cuales esta autorización es conferida. La negociación de estos acuerdos permite, en la práctica, dar solución a los conflictos entre particulares. Ciertamente las autoridades competentes con frecuencia se reservan el derecho de aceptar estos Acuerdos de Coexistencia de Marcas y Cartas de Consentimiento principalmente cuando se determina que no existirá riesgo de confusión en el mercado respecto de las marcas en cuestión.

Con la idea de proporcionar criterios más objetivos en materia de la aceptación de Acuerdos de Coexistencia de Marcas por parte de la autoridad competente peruana el Tribunal del Indecopi ha emitido un precedente de observancia obligatoria adoptado por Resolución Nº 4665-2014-TPI-Indecopi de fecha 15 de diciembre de 2014 y publicado en el diario oficial “El Peruano” el 11 de febrero de 2015, en virtud del cual se establecen requisitos específicos que deben contener los convenios de coexistencia de marcas. Así se establece que para que un acuerdo de coexistencia marcaria sea aprobado por la autoridad deberá contener ciertas condiciones mínimas como son:

a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).

b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.

c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.

d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.

e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

El precedente de observancia obligatoria dispone que los acuerdos de coexistencia de marcas que no contengan las condiciones mínimas antes indicadas no serán aceptados por la autoridad administrativa; sin embargo se precisa que lo anterior no determina que los acuerdos que sí contengan tales condiciones mínimas serán aprobados de manera automática, ya que la autoridad debe evaluar si lo pactado por las partes cumple o no con la finalidad que se persigue a través del acuerdo.

El propósito del citado precedente de observancia obligatoria es reducir al máximo el riesgo de confusión entre dos o más signos en cumplimiento del rol tuitivo que le corresponde desempeñar a la autoridad administrativa respecto de cautelar que no se afecte el interés general de los consumidores. En ese sentido, los acuerdos de coexistencia de marcas serán válidos y vinculantes para las partes en tanto no violen reglas imperativas, como son la legislación de defensa de la competencia o las que protegen a los consumidores respecto de prácticas susceptibles de inducirlos a engaño. Para ello será menester que el acuerdo contenga medidas y provisiones destinadas a reducir el riesgo de confusión en los consumidores respecto del origen de los productos o servicios de que se trate.

Se esperaba que la autoridad de marcas ofreciera parámetros claros para la aprobación de los convenios de coexistencia de marcas reduciendo la discrecionalidad tan variable que existía sobre el particular pero, al precisarse que el cumplimiento de las condiciones mínimas a ser consignadas en los acuerdos de coexistencia, no implica que estos serán aprobados de manera automática sino que de todos modos todos los acuerdos serán sometidos al riguroso escrutinio de la autoridad, estimamos que se afecta el principio de la libertad contractual al no poderse reducir en la práctica la amplísima discrecionalidad de la autoridad y, por ende, lograr interdicción de la arbitrariedad.

Notamos en el criterio adoptado por la autoridad de marcas un excesivo celo en defender el interés público destinado a garantizar que el consumidor pueda diferenciar los productos o servicios de uno u otro competidor en el marcado sin posibilidad de error alguno cuando, en el tema particular que nos ocupa, este interés normalmente coincide con el interés privado de los empresarios de cautelar su derecho de exclusiva sobre sus respectivas marcas que distinguen sus correspondientes productos o servicios, siendo lógico, desde esta perspectiva, que ningún empresario buscará que al suscribir un convenio de coexistencia marcaria sus marcas se confundan con las de sus competidores a pesar de la posible similitud que pudiera existir entre aquellas y que si tal similitud no existiese en algún grado, entonces carecería de objeto suscribir el acuerdo.

Es importante anotar que el precedente de observancia obligatoria materia de comentario establece que la Oficina de Marcas que no aceptará la presentación de Cartas de Consentimiento puesto que, por un lado, el artículo 56 del Decreto Legislativo Nº 1075 solo hace referencia a los Acuerdos de Coexistencia y, por otro lado, se afirma que las Cartas de Consentimiento son expresiones unilaterales de voluntad que no se enmarcan dentro de lo dispuesto en dicho artículo. En nuestra opinión, tal consideración corresponde a una equivocada interpretación de la normativa.

En efecto, el hecho que las Cartas de Consentimiento no sean mencionadas expresamente en la norma no implica que tales manifestaciones de voluntad sean de por sí legalmente inválidas. Ninguna disposición legal impide al titular de la marca que, en el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, otorgue una Carta de Consentimiento a un tercero para usar o registrar una marca parecida bajo el principio jurídico propuesto por el renombrado jurista Hans Kelsen de que “lo que no está prohibido expresamente está permitido”, recogido en la Constitución Política bajo el epígrafe de que “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” (artículo 24 literal a). En este supuesto lo que compete a la autoridad de marcas solamente es determinar si el interés público del consumidor pueda verse afectado en caso que se pretenda inscribir la marca parecida amparada en una Carta de Consentimiento y si tal ocurriera, denegar el registro solicitado rechazando la aceptación de dicha carta.

La validez del otorgamiento de una Carta de Consentimiento únicamente requiere los requisitos generales para la validez del acto jurídico, esto es, agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad. Satisfechos estos requisitos el acto debe reputarse plenamente válido. En conclusión, al contrario de lo señalado en el precedente de observancia obligatoria materia de comentario, las Cartas de Consentimiento deberían ser aceptadas por la autoridad marcaria salvo que se determine que el interés público del consumidor pudiera verse afectado por su contenido pues, en dicho supuesto se entenderá que el fin lícito del acto jurídico no se cumpliría.

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