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Barreda Moller escribe...

A propósito de los servicios de agrupamiento por cuenta de terceros

Nuestra legislación permite el registro de marcas en clase 35 para distinguir el servicio de “agrupamiento en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto transportes), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia”, tal como lo dispone la Clasificación de Niza en su 10a Edición.

Existen algunas opiniones en el sentido que, a partir de lo expuesto, es posible registrar marcas para distinguir el servicio de venta al por menor o retail. Creemos que dichas opiniones no son acertadas porque la compra-venta en sí misma es una actividad económica por la cual se adquiere el derecho sobre un bien, o el derecho a la prestación de un servicio a cambio de dinero, pero en sí misma, la compra-venta, sea minorista o mayorista, no es un servicio.

Mayor claridad al tema ofrece la propia Clasificación de Niza que en su nota explicativa señala que el servicio de que se trata puede ser brindado tanto por comercio minorista, como por comercio mayorista, e incluso a través de catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónica, como por ejemplo, sitios web o programas de televenta.

En consecuencia, podemos concluir que el servicio del cual tratamos es el ofrecido por quien comercializa productos de terceros y los agrupa de acuerdo a determinados criterios, permitiendo a los consumidores examinarlos y comprarlos a su conveniencia.

En consecuencia, no estamos ante quien fabrica y vende en forma exclusiva sus propios productos. Estamos frente a quien en principio comercializa productos de terceros, pudiendo, por qué no, ofrecer entre éstos y casi como excepción, los propios.

En necesario puntualizar que el servicio a distinguir es el que ofrece el comerciante al agrupar productos fabricados por terceros de acuerdo a criterios que pueden ser los normalmente utilizados por los competidores o de acuerdo a criterios propios o incluso arbitrarios, todo ello con la finalidad de facilitar su examen y adquisición por el consumidor. Estamos, pues, ante un servicio típicamente ofrecido por los hipermercados, supermercados, autoservicios, las denominadas “tiendas todo a: (una unidad monetaria)”, y las tiendas por departamento, entre otros establecimientos.

Es importante hace notar que la Oficina de Marcas peruana no requiere, para el registro de marcas destinadas a distinguir el servicio que nos ocupa, que se indique en qué consiste este servicio, es decir, bajo qué criterios o cómo se agrupan los productos. Basta citar el texto de la nota explicativa de la Clasificación de Niza: “agrupamiento en beneficio de terceros de productos diversos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia”, para que se considere debidamente definido el servicio a distinguir.

La Oficina de Marcas peruana tampoco exige para la concesión de marcas destinadas a distinguir el servicio que nos ocupa, que se detallen cuáles son los productos que se van a agrupar. Sin embargo, tampoco impide que se mencionen cuáles son estos productos.

La especificación o no de los productos a agrupar en las marcas solicitadas y/o concedidas para distinguir los servicios que nos ocupa, da lugar a un trato diferenciado en relación a su protección ante el riesgo de confusión.

Cuando no se especifican cuáles son los productos a agrupar, la marca se protege contra el riesgo de confusión en relación a las marcas de la clase 35.

Cuando se especifican cuáles son los productos a agrupar, la marca se protege contra el riesgo de confusión tanto en relación a las marcas de la clase 35, como en relación a las marcas que protegen el producto de que se trate y que, obviamente, corresponde a otra clase de la Nomenclatura Oficial. Citamos como ejemplo, la Resolución Nº 4077-2013/TPI-Indecopi que denegó el registro de una marca para distinguir “servicios de reagrupamiento, por cuanta de terceros de prendas de vestir…” por considerarla confundible con otra marca registrada para distinguir “prendas de vestir” en clase 25.

Como consecuencia de lo expuesto, se sugiere que quien desea solicitar una marca realice una búsqueda de antecedentes, tanto en la clase de los productos de que se trate como en la clase 35 y, viceversa. De la misma manera, quien es titular de una marca debe solicitar se le informe sobre solicitudes de registro de marcas que son confundibles con la propia, tanto para distinguir los mismos o similares productos así como para distinguir servicios de la clase 35 que se vinculen a dichos productos y, viceversa.

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