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Barreda Moller escribe...

Las marcas notorias y la cancelación por falta de uso

Las marcas notorias no son susceptibles de cancelación por falta de uso en nuestro medio, pero se requiere demostrar que la marca cuya cancelación se pretende coincida con aquel signo que goza de notoriedad entre los consumidores.

Contrariamente a las interpretaciones que efectuaban en las décadas pasadas nuestras autoridades marcarias, en el tema de la discusión referida a la defensa de un signo notorio registrado en el Perú, frente a una cancelación por no uso iniciada por un tercero, resulta indudable que actualmente en nuestro país, y a partir de la emisión de la resolución del Tribunal Nº 2078-2010/TPI-INDECOPI (la cual se fundamentó principalmente en los argumentos expuestos en las interpretaciones prejudiciales dictadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los procesos Nº 125-IP-2007 y Nº 180-IP-2006, y en muy diversos comentarios doctrinarios) existe un pleno reconocimiento a la notoriedad de una marca como defensa válida frente a una acción de cancelación por no uso.

En efecto, la citada resolución Nº 2078-2010/TPI-INDECOPI, dejó perfectamente establecido en nuestro medio que las marcas notorias no son susceptibles de cancelación por falta de uso, pues aunque la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no consagró expresamente la improcedencia de una acción de cancelación por no uso de una marca notoria, esta especial protección que se reconoce ahora a las marcas notorias se ha deducido de las normas Comunitarias que regulan los signos notoriamente conocidos, así como también de los principios y postulados que inspiran el Derecho de Marcas. En este sentido es importante mencionar especialmente la Norma contenida en el Artículo 229 de la Decisión 486, el cual dispone:

“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
(…)
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;
(…)”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y posteriormente nuestras autoridades marcarias locales, han considerado con exacto criterio que dicha norma de cierta forma atenúa el principio general del uso real y efectivo de una marca, por cuanto protege a la marca notoriamente conocida dentro del territorio de la Comunidad Andina, así la misma no haya sido usada, o no se esté usando para distinguir los respectivos productos o servicios.

Las interpretaciones antes expuestas referidas a la protección de la marca notoria, encuentran también sustento en los postulados que rigen el Derecho de Marcas, en relación a la promoción de la actividad empresarial y de la actividad de competencia desleal, no siendo justo que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno por parte de un tercero que pretenda beneficiarse del elevado valor comercial de un signo notoriamente conocido dentro de la Comunidad Andina. Adicionalmente, dado que las marcas notorias no tienen que estar necesariamente registradas en nuestro medio, la cancelación de una marca notoria no podría generar cualquier derecho preferente a registro a favor de quien obtiene la cancelación, por lo que dicha acción carecería de sentido.

Concordante con lo antes expuesto, la resolución Nº 2945-2013/TPI-INDECOPI, dictada en el expediente Nº 335516-2007, en el cual se discutió la cancelación de la marca CRISTAL FERRAND F & LOGO, Certificado Nº 5293, estableció claramente:

“De lo anterior se desprende que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que no es viable la cancelación de una marca que goza de la calidad de notoriamente conocida, ello debido a que además de ser injusto que alguien se aproveche del esfuerzo ajeno, dado que las marcas notorias no tienen que estar necesariamente registradas, la cancelación de una marca notoria no podría generar algún derecho preferente de registro a favor de quien obtiene la cancelación, por lo que dicha acción carecía de sentido”.

Sin embargo, en dicho caso se estableció particularmente que si bien la emplazada había acreditado el carácter notoriamente conocido de la marca CRISTALERÍAS FERRAND & LOGO, dicho signo se distinguía sustancialmente de la marca CRISTAL FERRAND F & LOGO, Certificado Nº 5293, objeto de cancelación, por lo cual decretó la cancelación de la mencionada última marca, pese a las enormes coincidencias gramaticales y fonéticas entre el mencionado signo notorio CRISTALERÍAS FERRAND & LOGO y la citada marca objeto de cancelación, por cuanto ambas comparten la denominación principal FERRAND y el logotipo de la F.

Esta última interpretación del Tribunal del Indecopi es bastante discutible, pues el reconocimiento de notoriedad de la marca CRISTALERÍAS FERRAND & LOGO no sirvió como defensa válida para defender la vigencia de la marca “derivada” CRISTAL FERRAND F & LOGO, pero el criterio antes citado determina que en casos futuros los titulares de marcas notorias sujetas a acción de cancelación por no uso deben aportar pruebas de notoriedad que correspondan exactamente a la marca notoria objeto de cancelación, por cuanto si las mismas están referidas a variaciones de dicho signo, existe una alta probabilidad que no sean consideradas válidas para mantener la vigencia del signo notorio atacado vía cancelación.

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