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Barreda Moller escribe...

Registro de nombres propios

Tradicionalmente la Autoridad marcaria ha establecido que la confusión indirecta entre dos signos se encuentra determinada por la coincidencia de uno de sus elementos –siempre que el elemento coincidente sea distintivo y no integre marcas de terceros en la clase– ello en la medida que se podría inducir al público (consumidor y/o usuario) a considerar que si bien no se trata del mismo producto o servicio, el nuevo signo se encontraría referido a una nueva versión del registrado o que existiría algún tipo de vinculación empresarial entre sus titulares.

Sin embargo, dado que el examen comparativo entre los signos se debe llevar a cabo teniendo en cuenta el caso en concreto, dicho criterio ha visto una excepción en cuanto a la comparación entre signos que comparten un prenombre o apellido, puesto que en estos casos no se debe aplicar el criterio de análisis estándar de los casos de confusión indirecta.

Así tenemos que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI viene determinando la inexistencia de confusión entre dos signos por el mero hecho de compartir un prenombre o apellido, en virtud de las diferencias conceptuales que surgen de su comparación. Cabe indicar que el criterio señalado no fue establecido inicialmente de manera explícita, sino que fue formándose en base a diversos pronunciamientos de la Autoridad.

En efecto, uno de los primeros esbozos del criterio señalado se advierte en la Resolución N° 2566-2012/TPI-INDECOPI (Caso SER BY VANESSA TELLO y logotipo). En el referido caso, el signo solicitado SER BY VANESSA TELLO y logotipo fue denegado, en Primera Instancia, al considerarse confundible con la marca V VANESSA y logotipo.

Sin embargo, en apelación la Sala consideró que la expresión BY VANESSA TELLO, la cual aparecía en la parte inferior y en caracteres menos destacados, era utilizada para hacer referencia al nombre del diseñador (o de la empresa), por lo que debía considerarse como un complemento y no ser tomada en cuenta al momento de efectuar el examen comparativo, otorgando el registro del signo solicitado. Cabe precisar que el otorgamiento de la marca se efectuó reivindicando todos sus elementos.

Ahora bien, posteriormente la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI ha reforzado el criterio señalado, expresando que la presencia de nombres, especialmente aquellos que corresponden a personas o personajes famosos, permiten indicar un origen empresarial de manera adecuada. Es así que la Sala ha determinado la inexistencia de confusión entre dos signos, incluso si los mismos comparten un elemento, cuando nos encontramos frente a nombres de personas o personajes reconocidos. Cabe indicar que dicho análisis ha sido expuesto al momento de observar la inexistencia de confusión desde un plano conceptual.

Así, en las Resoluciones Nº 2868-2014/TPI-INDECOPI (Caso JAMES CAMERON’S AVATAR) y Nº 420-2015/TPI-INDECOPI (Caso ANN TAYLOR), la Sala determinó la inexistencia de confusión entre los signos solicitados, los cuales habían sido denegados por la Primera Instancia al considerarse confundibles con las marcas HOME JAMES y ELIZABETH TAYLOR, respectivamente. En los mencionados pronunciamientos, la Sala señaló que el hecho que los signos en conflicto compartieran las denominaciones JAMES o TAYLOR, no determinaba la existencia de riesgo de confusión en el público, puesto que éste reconoce la identidad de JAMES CAMERON y de ELIZABETH TAYLOR.

En conclusión, se advierte que la Sala ha establecido un criterio importante en el análisis comparativo entre dos signos cuando comparten un prenombre o apellido, tomando en cuenta la carga conceptual que provee el nombre, especialmente de una persona o personaje famoso o conocido, generando predictibilidad en sus pronunciamientos.

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