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Barreda Moller escribe...

Protección de nombres en el ámbito marcario

A pesar de la aparente incompatibilidad entre marca y nombre, la legislación peruana ha regulado la posibilidad de que un nombre sea registrado como marca.

En este sentido, entre las prohibiciones relativas al registro, la Decisión Andina 486: Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, señala en el Artículo 136 (e) lo siguiente:

136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, relato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

El Tribunal Administrativo Peruano identifica dos escenarios en la disposición arriba señalada:

1. La prohibición de registrar como marca signos que consistan en el nombre o apellido (entre otros) de una persona distinta del solicitante, en la medida que la identidad o prestigio de dicha persona sea afectado, salvo con el consentimiento de la persona o si hubiese fallecido, el de quienes habrían sido declarados herederos de la persona. Este caso opera cuando el nombre o apellido que se busca registrar como marca no identifica una persona concreta. El Tribunal evaluará si el signo solicitado afecta la identidad o prestigio del propietario del nombre o apellido, situación que es improbable, dado el hecho que el nombre en cuestión no identifica a una persona específica.

2. La prohibición de registrar como marca signos que consistan en el nombre o apellido (entre otros) de una persona identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, en la medida en que haya afectación de la identidad o prestigio de la persona, salvo con el consentimiento de la persona o si hubiese fallecido, el de quienes habrían sido declarados herederos de la persona.

Esta circunstancia opera cuando el nombre o apellido propuesto para registro como marca sea identificado por la mayoría del público de manera espontánea, directa e inmediata, con un individuo específico.

El Tribunal evaluará si el signo cuyo registro se solicita afecta la identidad o prestigio de tal persona específica y si así se determinara, demandará el consentimiento de la persona. El consentimiento de una persona que, por casualidad, posea el mismo nombre o apellido no tendrá relevancia.

Esta prohibición se aplica aún en el caso hipotético que el solicitante tuviera el nombre o apellido que se busca registrar como marca. En este escenario, se deberá obtener la autorización de la persona que es identificada con el nombre o apellido de manera espontánea, directa e inmediata.

Dos aspectos desarrollados por jurisprudencia y que no están específicamente regulados según el Artículo 136 (e), son los siguientes:

1. La autorización de un individuo extranjero, el registro de cuyo nombre está siendo solicitado como marca, se requerirá solo si el nombre en cuestión es identificado por la mayoría del público nacional de manera espontánea, directa e inmediata con un individuo específico distinto del solicitante. El nombre debe gozar de reconocimiento y prestigio en el país donde se solicita protección.

2. Cuando aquello cuyo registro está siendo solicitado es solo un nombre de pila, no será necesaria una autorización. Esto, debido al hecho de que el uso de un nombre de pila no es susceptible de ser asociado con una persona en particular.

Dos intereses distintos son tomados en cuenta en el análisis general del Tribunal. Por un lado, el interés del individuo quien puede ser reconocido debido a una relación especial con los productos/servicios distinguidos por la marca. Por otro lado, el interés de consumidores, en relación con los productos/servicios en particular.

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