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Barreda Moller escribe...

La notoriedad de una marca actualmente puede ser alegada y declarada cuando se solicita su registro dentro de la comunidad andina

De acuerdo con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de  Naciones, debemos interpretar que un signo distintivo notoriamente conocido es aquél que ha sido reconocido como tal en cualquier país de la Comunidad por parte del sector pertinente.  En tal sentido, debemos interpretar que la marca notoria es conocida y reconocida como tal por una gran parte del público consumidor en relación con los productos y/o servicios para los cuales es utilizada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente ha precisado en diversos fallos el concepto de marca notoria, señalando que debe entenderse que la misma es: “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que le es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo” (Proceso 6-IP-2009, interpretación prejudicial del artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 224, 225, 226 y 228 de la misma Decisión, sentencia de fecha 13 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1727 con fecha 30 de junio de 2009, p. 37.52.).

Es importante destacar que el reconocimiento de la notoriedad de una marca busca protegerla de los riesgos a los que se exponen los signos altamente distintivos: riesgo de asociación, de confusión, de dilución de la fuerza distintiva y, en especial, del uso parasitario que eventualmente podría surgir o presentarse en el mercado.  Respecto al riesgo de confusión y de asociación, lo que se busca es impedir que el público consumidor incurra en el error de solicitar determinados productos o servicios pensando que está adquiriendo aquellos que se identifican con el signo notoriamente conocido o, que inducido por la identidad o semejanza de las marcas, interprete equivocadamente que los productos o servicios poseen el mismo origen empresarial. Por otro lado, el riesgo de dilución protege al signo notoriamente conocido frente a cualquier uso de otras marcas idénticas o similares que pueden rebajar o debilitar su extraordinaria fuerza distintiva.  Finalmente, la protección al riesgo de uso parasitario, intenta impedir que cualquier tercero, ajeno al titular de la marca notoria, se aproveche ilegítimamente del alto prestigio que la marca notoriamente conocida ha alcanzado en un mercado determinado.

En el marco de la legislación andina, la declaración de notoriedad de una marca se debe solicitar mediante un trámite administrativo, como tradicionalmente se hace al invocarla como fundamento en una oposición en contra del registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria o, en el trámite de nulidad de una marca registrada, en base a la notoriedad de un signo del accionante.   Posteriormente, de acuerdo a varios fallos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se admitió también que el reconocimiento de notoriedad de una marca se declare en procedimientos de cancelación por no uso, siempre que dicha especial calidad de la marca materia de cancelación haya sido oportunamente alegada como medio de defensa por el titular del signo cuestionado, con la finalidad de evitarse la declaración de cancelación de un signo notorio y el posterior uso ilegítimo y parasitario de dicho signo por parte de terceros.

Por otro lado queremos destacar que nuestras autoridades marcarias desestimaban, en forma reiterada, declarar el carácter notorio de una marca en el procedimiento de registro de la misma, si es que se presentaba una oposición en contra del registro de dicho signo o cuando tal marca era denegada de oficio.  Como ejemplo de lo expuesto, nos permitimos citar la Resolución Nº 0635-2014/TPI-INDECOPI dictada en el expediente Nº 524631-2013, sobre solicitud de registro de la marca L.A. COLORS para identificar productos de la clase 03 de la N.O. en donde se expresó lo siguiente:

 “Al respecto, resulta necesario precisar que no corresponde, en un procedimiento de registro de marca como el presente, evaluar si el signo de la solicitante es o no notoriamente conocido.  Dicho argumento sólo puede ser invocado en un procedimiento de esta naturaleza, en virtud de lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por quién se opone a un registro respecto de la marca propia y no por quien lo solicita, como ocurre con la apelante en el presente caso.”

Sin embargo, conforme a los nuevos criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se amplían también las posibilidades de obtener el reconocimiento de notoriedad de una marca, por cuanto dicho colegiado ha declarado que la notoriedad de una marca debe ser también considerada en los procedimientos en los que se solicita el registro de la misma. Queremos en particular citar la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 108-IP-2014, en donde se señala lo siguiente:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.  Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.”

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente (el resaltado es nuestro):

“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitad es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción.  En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.” (El resaltado es nuestro.)

En consecuencia, de acuerdo a dicha interpretación prejudicial la notoriedad de una marca también debe ser evaluada y considerada cuando se solicita su registro, si es que se invoca la notoriedad de dicho signo.  En este caso, si se obtiene el reconocimiento de notoriedad solicitado, ya no debe realizarse el análisis de distintividad de dicho signo y, el análisis de confusión debe ser más distendido.

Finalmente, las autoridades marcarias de nuestro país están actualmente obligadas a tener en cuenta lo antes expresado y, siguiendo el criterio del Tribunal Andino, deben necesariamente evaluar, y eventualmente reconocer, el carácter notorio de una marca cuando dicha especial calidad es invocada en un procedimiento de registro de dicho signo.

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