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Barreda Moller escribe...

Modificación del precedente de observancia obligatoria en materia de cancelación de marcas por falta de uso

Con la idea de establecer criterios más objetivos en la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, el Tribunal del INDECOPI ha emitido un precedente de observancia obligatoria adoptado por Resolución Nº 2076-2016-TPI-Indecopi de fecha 27 de junio de 2016 y publicado en el diario oficial “El Peruano” el 6 de septiembre de 2016, que modifica el precedente de observancia anterior adoptado en la materia por Resolución Nº 1183-2005-TPI-Indecopi de fecha 8 de noviembre de 2005 expedida por el mismo Tribunal.

En virtud del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 se establece que “Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”. El anterior precedente de observancia obligatoria había establecido, como uno de los criterios a tener en cuenta al momento de aplicar la citada norma, mantener vigente el género de productos o servicios comprendidos en el registro de una marca, siempre que se acreditara el uso de la marca en cuestión para identificar, al menos, un producto o servicio que, si bien no se encontraba específicamente detallado en la lista de productos o servicios que distinguía dicha marca, si se encontraba identificado en el género de productos o servicios registrados.

A tales efectos se consideraba que los productos o servicios que eran parte de un mismo género guardaban similitud entre ellos; ergo, había que mantener la vigencia de la marca respecto de aquellos productos o servicios que, aunque no estuvieran específicamente detallados en la descripción de productos o servicios de la marca registrada, pudieran ser considerados como pertenecientes a un mismo género de productos o servicios. Sin embargo, según determina la autoridad, en atención a la experiencia resolutiva de los últimos años, la oficina nacional competente ha podido notar que no siempre se da el caso de que entre los productos o servicios que pertenecen a un mismo género existe similitud. Así pues, si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que esta distingue, se deberá verificar no solo si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca, sino también si tal producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género.

La justificación es que, de este modo, a juicio de la autoridad se cumplen las finalidades esenciales y funcionales del uso obligatorio de la marca acotadas en la doctrina. En cuanto a las finalidades esenciales, estas apuntan a  contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre el signo y el producto/servicio en la mente del consumidor dado que el uso de la marca es trascendental para que esta asociación se haga realidad y, de paso, con ello se aproxima el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. En lo que se refiere a las finalidades funcionales del uso obligatorio de la marca estas se dirigen a descongestionar el registro de marcas para que permanezcan solamente aquellas que realmente se vienen usando en el mercado de tal suerte que el abanico de marcas disponibles sea mayor y los impedimentos a los registros propuestos sean menores.

En consecuencia, el hecho de que se demuestre el uso de la marca para un producto o servicio comprendido en un género de productos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina necesaria y automáticamente que se deba mantener la vigencia del registro de la marca objeto de cancelación por falta de uso con relación a dicho género de productos o servicios. Más bien, ello estará condicionado a que los  productos o servicios específicos, cuyo uso de ha demostrado,  guarden similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género distinguido en el registro de la marca; caso contrario corresponderá reducir o limitar los productos o servicios identificados con la marca únicamente a aquellos cuyo uso de ha demostrado.

Para ilustrar lo expuesto, el precedente de observancia obligatoria expresa lo siguiente:

    1. Si la marca “X” distingue los productos/servicios “a, b, c, d, e, f, g” pero acredita el uso solamente para los productos/servicios “a, b, c, d”, entonces el registro se cancelará para los productos/servicios “e, f, g” y se mantendrá vigente para los productos/servicios “a, b, c, d”.
    2. Si la marca “X” distingue los productos/servicios “a, b, c, d y demás de la clase” pero acredita el uso solamente para los productos/servicios “c”, entonces el registro se cancelará para los productos/servicios “a, b, d y demás de la clase” y se mantendrá vigente solamente para los productos/servicios “c”.
    3. Si la marca “X” distingue los productos/servicios “a, b, c, d y demás de la clase” pero acredita el uso solamente para los productos/servicios “k” (donde “k” no está específicamente detallado en la lista de productos/servicios pero pertenece al “y demás de la clase”), entonces el registro se cancelará para los productos/servicios “a, b, d y demás de la clase” y se mantendrá vigente solamente para los productos/servicios “k”.
    4. Si la marca “X” distingue los productos/servicios “a, b, c, d, e, f, g” pero acredita el uso solamente para los productos/servicios “b+” (donde “b+” no está específicamente detallado en la lista de productos/servicios pero pertenece al “b”, sin embargo no guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de “b”), entonces el registro se cancelará para los productos/servicios “a, b, c, d, e, f, g” y se mantendrá vigente solamente para los productos/servicios “b+”.
    5. Si la marca “X” distingue los productos/servicios “a, b, c, d, e, f, g” pero acredita el uso solamente para los productos/servicios “b+” (donde “b+” no está específicamente detallado en la lista de productos/servicios pero pertenece al “b”, además guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de “b”), entonces el registro se cancelará para los productos/servicios “a, c, d, e, f, g” y se mantendrá vigente solamente para los productos/servicios “b”.
    6. Si la marca “X” distingue los productos/servicios “a, b, c, d, e, f, g” pero acredita el uso solamente para los productos/servicios “m” (donde “m” no está específicamente detallado en la lista ni pertenece o es similar a “a, b, c, d, e, f, g”), entonces el registro se cancelará para los productos/servicios “a, b, c, d, e, f, g” y no se mantendrá vigente la marca.

Básicamente lo que el precedente de observancia obligatoria plantea es la  restricción en la aplicación de la norma para mantener la marca vigente para única y exclusivamente los productos o servicios respecto de los cuales se ha demostrado el uso de la marca (antes se permitía mantener la marca vigente para los productos que pertenecían al mismo género que aquellos sobre los que se demostró el uso de la marca). Concretamente, en el caso que motiva el nuevo precedente de observancia obligatoria, el titular de la marca objeto de la acción de cancelación por falta de uso demostró el uso de la marca para “arcos de carnicero” en tanto que la marca estaba registrada para identificar “herramientas de mano” de la clase internacional 08. Con anterioridad a la adopción del nuevo precedente, la marca se hubiera mantenido vigente para “herramientas de mano” al considerarse que los “arcos de carnicero” estarían comprendidos dentro de las herramientas de mano. Ahora, con el nuevo precedente, la marca solamente se mantendrá vigente para “arcos de carnicero” pues el titular del registro únicamente demostró el uso para este producto y no para otras herramientas de mano a pesar de que los arcos de carnicero pertenecen a este género de productos. Así, solamente se mantendrá la vigencia de la marca respecto de aquellos productos o servicios que guarden similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género distinguido en el registro de la marca.

Se comprenderá que el asunto es controversial y discutible; pero lo que no varía es que, en la interpretación de la norma, la orientación de la autoridad lamentablemente siempre apunta en última instancia a restringir la protección de la Propiedad Intelectual.

Algo positivo tiene el precedente de observancia obligatoria que es materia de comentario. La resolución, en su parte considerativa, aunque no es parte de lo que se establece como precedente de observancia obligatoria, señala que en el caso de las marcas de servicio, el uso puede limitarse a la publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio (la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público  como identificadores de un origen empresarial  tales como carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado; así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue). Se agrega que, en las marcas de servicio, la publicidad tiene más importancia que en las marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado. Es bueno resaltar esto último dado que, a diferencia de lo que ocurre en los casos de marcas de productos en los que las facturas y comprobantes de venta se constituyen la prueba más socorrida, la prueba de uso real y efectivo de la marca en el mercado en el caso de las acciones de cancelación que afectan a las marcas de servicio siempre ha resultado más dificultosa pues los comprobantes de pago y facturas no suelen consignar y detallar el servicio prestado bajo la marca.

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