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Barreda Moller escribe...

Cancelación por falta de uso del nombre comercial

La figura de la cancelación por falta de uso del nombre comercial ha sido ampliamente debatida en la doctrina y jurisprudencia debido a la naturaleza particular del nombre comercial, el cual en la mayoría de las legislaciones se protege a partir de su primer uso en el mercado y en otras no existe por identificarse como una marca de servicio.

El sistema normativo peruano presenta un vacío al respecto debido a que la norma peruana y la legislación andina vigente no contemplan en sus normas en forma expresa el procedimiento de cancelación por falta de uso del nombre comercial.

Si bien el artículo 87 del Decreto Legislativo 1075 establece que serán aplicables a los nombres comerciales, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas y de la Decisión 486, la Autoridad peruana ha interpretado reiteradamente que la aplicación supletoria se dará únicamente cuando tales disposiciones no sean contrarias a la naturaleza del nombre comercial.

A modo ilustrativo, mediante Resolución N° 2737-2016/TPI-INDECOPI, de fecha 03 de agosto de 2016, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi declaró improcedente la acción de cancelación del nombre comercial PERU CHASQUITUR y logotipo, en base a los siguientes fundamentos:

(…) “La cancelación por falta de uso de un nombre comercial carecería de finalidad práctica, por cuanto, si un tercero solicita el registro de un signo igual o similar a su nombre comercial inscrito, basta que el titular del nombre comercial no acredite su uso en dicho procedimiento, para que el titular no pueda ejercer sus derechos sobre el mismo, no siendo necesario la cancelación por falta de uso del nombre comercial.

En tal sentido, se ha determinado que carece de objeto pronunciarse sobre el uso (o falta de uso) del nombre comercial PERU CHASQUITUR y logotipo, al no poder aplicarse la figura de la cancelación por falta de uso a los registros de nombres comerciales”.

En otros casos análogos, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual se pronunció en el mismo sentido al declarar improcedente la acción de cancelación contra el registro del nombre comercial MONTESSORI, señalando en su Resolución N° 3154-2013/TPI-INDECOPI, de fecha 17 de septiembre de 2013, lo siguiente:

(…) “Contrariamente a lo señalado por C.E.P. María Montessori E.I.R.L., la Sala conviene en precisar que a diferencia de la Decisión 344, la Decisión 486 no contiene un artículo que permita aplicar a los nombres comerciales las normas que regulan las marcas, como sí lo establecía el artículo 128 de la Decisión 344.

En efecto, el supuesto de cancelación por falta de uso -previsto en el artículo 165 de la Decisión 486- no es de aplicación al registro de los nombres comerciales, toda vez que en la legislación vigente el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace y se mantiene vigente por su uso efectivo en el mercado, siendo el registro de este signo meramente declarativo.

En tal sentido, se ha determinado que carece de objeto pronunciarse sobre el uso (o la falta de uso) del nombre comercial MONTESSORI, al no poder aplicarse la figura de la cancelación por falta de uso a los registros de nombres comerciales.

Asimismo, cabe precisar que el artículo 191 de la Decisión 486 no está referido a las acciones de cancelación por falta de uso de los nombres comerciales”.

En tal sentido, el criterio resolutivo de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en los casos de acción de cancelación de nombres comerciales es el de confirmar su improcedencia.

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