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Barreda Moller escribe...

Primeros pasos hacia la definición de oposición temeraria

El concepto de “oposición temeraria” fue introducido en el sistema marcario peruano por la Decisión Andina 486, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial (en vigencia desde el 01 de diciembre de 2000), en cuyo Artículo 146, se establece que “[…] las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.”  A su turno, el Decreto Legislativo No. 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en vigor desde el 01 de febrero de 2009), en su Artículo 55, dispone que las oposiciones temerarias serán sancionadas con una multa de hasta cincuenta (50) UITs (cada UIT equivale aproximadamente a US$ 1,200.00).

Es importante mencionar que la normativa y jurisprudencia que siguió, no ha definido el alcance de “oposición temeraria” ni sancionado oposiciones como temerarias hasta muy recientemente, en diciembre de 2016.

Es el caso que por Resolución No. 3309-2016/CSD-INDECOPI de fecha 02 de diciembre de 2016, la Oficina de Marcas declaró por vez primera como temeraria, una oposición interpuesta con base en un registro de marca peruano que había sido cancelado por tercero en base a no uso, antes de la fecha de depósito de la oposición.

Además de declarar la oposición como temeraria, la Oficina de Marcas aplicó al opositor una multa de 2 UITs y señaló que dicha multa tenía por objeto generar efectos suficientemente disuasivos.

Los antecedentes del caso muestran que al ser notificado con la oposición, el solicitante argumentó que toda vez que el registro en base al cual se sustentaba la oposición había sido previamente cancelado en base a no uso, el opositor carecía de legitimidad, siendo la oposición temeraria y sujeta a sanción por parte de la Autoridad marcaria.  Al resolver sobre la oposición, la Oficina de Marcas la declaró improcedente y ordenó a la Secretaría Técnica, inicie un procedimiento sancionador a fin de determinar si correspondía sancionar al opositor al amparo del Artículo 55 del Decreto Legislativo No. 1075.  Como resultado, la Secretaría Técnica de la Oficina de Marcas inició de oficio el procedimiento contra el opositor, por supuestamente haber presentado una oposición temeraria y le confirió un plazo de cinco (05) días hábiles para su defensa.  Los argumentos planteados por el opositor no satisficieron a la Oficina de Marcas, lo que resultó en la imposición de una multa de 2 UITs.

Es importante mencionar que ni la Decisión Andina 486,  el Decreto Legislativo No. 1075, ni la Resolución No. 3309-2016/CSD-INDECOPI, incluyen una definición para “oposición temeraria”.

Dicho lo anterior, la importancia de la Resolución No. 3309-2016/CSD-INDECOPI reside en que se trata de la primera identificación de una conducta que la Autoridad nacional competente ha calificado bajo la categoría de “oposición temeraria”, que consiste en la presentación de una oposición basada en un registro de marca que ha sido cancelado en fecha anterior a la de depósito de la oposición.

Se espera que en el futuro cercano, la Oficina de Marcas expida lineamientos a fin de definir con mayor precisión los alcances de la “oposición temeraria”.

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