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Barreda Moller escribe...

El legítimo interés en las acciones de nulidad de marcas

La Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial, concede a los particulares tanto el derecho a solicitar la concesión o el reconocimiento de algún derecho sobre un elemento constitutivo de la propiedad industrial  así como la posibilidad de interponer diversas acciones legales  para proteger tales  derechos. Entre estas últimas acciones tenemos las siguientes:

La oposición a una solicitud de patente de invención. La Decisión 486 establece en su artículo 42, primer párrafo: “Dentro de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención…”

  1. La nulidad de una patente de invención. La Decisión 486 establece en su artículo 75, primer párrafo: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquiera persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:….”
  2. La anulación de una patente de invención. La Decisión 486, establece en su artículo 77: “La autoridad nacional competente podrá anular una patente cuando se hubiera concedido a quien no tiene derecho a obtenerla. La acción de nulidad sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente…”
  3. La oposición a una solicitud de patente de modelo de utilidad, la acción de nulidad o de anulación de un patente de modelo de utilidad. La Decisión 486 en su artículo 85 establece que son aplicables a los modelos de utilidad las normas que regulan las patentes de invención.
  4. La oposición a una solicitud de registro de un esquema de trazado de circuitos integrados. La norma andina establece en su artículo 95: “cualquier persona interesada podrá presentar oposición fundamentada…”
  5. La nulidad del registro de un esquema de tranzado. La norma andina establece en su artículo 108 “la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:….”
  6. La anulación de un registro de un esquema de trazado. La norma andina establece en su artículo 110: “La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema de trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro…”
  7. La oposición a la solicitud de registro de diseños industriales. La norma andina establece en su artículo 112: “Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición…”
  8. La nulidad de un registro de diseño industrial. La norma andina establece en su artículo 132: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial,…”
  9. La oposición a la solicitud de registro de una marca. La norma andina establece en su artículo 146: “Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca”
  10. La nulidad de registro de marca. La norma andina establece en su artículo 172 “ La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiera concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.”
  11. La oposición a la solicitud de registro de  lemas comerciales, de marcas colectivas y de marcas de certificación se regulan, de acuerdo con la norma andina por las disposiciones sobre marcas. En consecuencia son de aplicación a las oposiciones a las solicitudes de registro de estos elementos constitutivos de la propiedad industrial, así como a las acciones de nulidad de los mismos las disposiciones sobre marcas citadas en los párrafos que anteceden.
  12. En el caso de los nombres comerciales estos se regulan, de acuerdo con el Decreto Legislativo No. 1075, artículo 87, con las disposiciones sobre marcas contenidas en la Decisión 486 y en el citado decreto legislativo.

De lo expuesto se deduce que, en relación a todos los elementos constitutivos de la propiedad industrial, sean signos distintivos o ideas novedosas susceptibles de ser protegidas bajo patente o registro:

A)  Las oposiciones a su registro solo pueden ser deducidas por quien tiene legítimo interés.

B)  Las acciones de anulación solo pueden ser interpuestas por quien tiene legítimo interés.

C)  Las acciones de nulidad de patente o de registro pueden ser interpuestas por cualquier persona.

La pregunta es entonces, ¿qué es legítimo interés? No es el objeto de este pequeño artículo reseñar lo que la doctrina nacional e internacional ha escrito sobre el tema y su contraposición con los conceptos de interés para obrar y legitimidad para obrar. Ensayaremos como respuesta que, en el contexto de las normas de propiedad industrial, el concepto de  legítimo interés puede ser definido como la capacidad de exigir a otro algo porque existe entre ellos un conflicto inter-subjetivo de intereses. Simplificando:

A)  Para oponerse a la solicitud de registro de un elemento constitutivo de la propiedad industrial se tiene que demostrar ser titular de un derecho que se vería afectado por la concesión de dicho elemento.

B)  La acción de anulación de una patente de invención, de un modelo de utilidad o de un registro de  diseño de trazado solo puede ser interpuesta por quien alega ser el titular del  derecho a obtener tales patentes o registro.

 En el caso de oposiciones a las solicitudes de registro de marcas se debe, en consecuencia, acreditar ser el titular de un derecho que se vería afectado por la concesión de la marca solicitada. En otras palabras ser titular del derecho en el cual se basa la oposición a la solicitud de registro de la marca de que se trate. Estos derechos están consignados en la Decisión 486, artículo 136 y son los siguientes:

  1. Las marcas registradas o solicitadas con anterioridad.
  2. Los nombres comerciales pre-existentes.
  3. Los lemas comerciales registrados o solicitados con anterioridad.
  4. Los signos distintivos protegidos en el extranjero que son solicitados sin autorización de su titular por quien ha sido o es su representante o su distribuidor o persona autorizada a su uso en el país.
  5. El nombre de personas jurídicas o de personas naturales, su firma, títuloHipocorístico, seudónimo, imagen retrato o caricatura.
  6. Los derechos de propiedad industrial o de derechos de autor.
  7. El nombre de comunidades indígenas, afroamericanas o locales o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos por ellos utilizados para distinguir sus productos, sus servicios o la forma de procesarlos o que constituyan la expresión de su cultura o práctica.
  8. Los signos distintivos notoriamente conocidos.

Podrán también oponerse a la solicitud de registro de una marca por carecer ésta de distintividad para los productos para los cuales ha sido solicitada, cualquier persona natural o jurídica que participe en dicho mercado y que se vería impedida a utilizar dicho signo si es concedido a registro como marca.

Sin embargo en el caso de las acciones que persiguen se declare la nulidad de una marca registrada, no se le requiere al accionante acreditar su legítimo interés. Esto significa que cualquier persona puede interponer una acción de nulidad contra una marca registrada por ser esta no distintiva o por vulnerar alguno de los derechos antes citados y consignados en la Decisión 486 artículo 136, sin ser titular de estos derechos.

En otras palabras una persona, que denominaremos A, pude solicitar la nulidad de una marca registrada a nombre de una persona que denominaremos B, por ser esta confundible con una marca previamente registrada o solicitada de Propiedad de C. Esta acción se admitirá a trámite e incluso puede ser declarada fundada, anulándose la marca de B, aun cuando C se apersone al proceso y manifieste que no se siente perjudicado por la concesión de la marca de B.

Hacemos presente que la jurisprudencia nacional es clara al respecto así como las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia, entidad encargada de la interpretación auténtica de la norma andina. Como prueba de lo expuesto citamos las siguientes resoluciones:

  • La Resolución Nº 3546-2016/CSD-Indecopi emitida por la primera instancia administrativa, la Oficina de Marcas, recaída en el expediente Nº 677848-2016, acción de nulidad interpuesta por Ruiz Vilela de Rivas Santos contra el registro de la marca de servicio RASSON BRASAS GOURMET que distingue servicios de la clase 43 inscrita por Certificado Nº 85323 a favor de Nossar Adaui Miguel Fredy.Esta resolución señala en sus considerandos:

“El emplazado, manifestó que el accionante carece de legítimo interés para interponer la presente acción, toda vez que la accionante no es titular de las marcas en las cuales basa la acción de nulidad.

Al respecto, debemos tener en cuenta que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

En ese sentido, se verifica que una acción de nulidad puede ser solicitada por cualquier persona, por lo que queda claro que la ley no exige acreditar legítimo interés como requisito de procedencia para una acción de nulidad. 

  • La Resolución Nº 2073-2010-TPI-Indecopi, emitida por la segunda y última instancia administrativa, El tribunal Administrativo, en el expediente no. 379924-2009, sobre nulidad de la marca PELEMAX POWER ELECTRIC  y logo, certificado No. 141743,  la cual al tratar el tema de la legitimidad para solicitar la nulidad de una marca señala:

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso Nº 09-IP-20107 ha señalado que:  

“La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe. Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona. En efecto, de acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada”.

 Asimismo, en el Proceso Nº 121-IP-20098, el Tribunal Andino ha señalado que:

“Por tanto, el artículo 172 de la Decisión 486, primer y segundo párrafos, prevé que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135; y, decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

El Tribunal ha indicado que la autoridad nacional competente para declarar la nulidad de un signo como marca es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial o el juez establecido por la legislación interna, dotado de competencia para pronunciarse sobre la nulidad en cuestión.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público”.

En el segundo supuesto, a diferencia de la normativa anterior a la Decisión 486, no se exige legitimación alguna para que terceros demanden la nulidad del registro de un signo”.

  •  La Interpretación Prejudicial Nº 65-IP-2015, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a solicitud de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente No.  7046-2010-0-1801-JR-CA-14 sobre demanda contencioso administrativa contra la  resolución No. 2073-2010/TPI-INDECOPI. En esta interpretación prejudicial de la norma andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,  la cual al tratar el tema de la legitimación para la interposición de acciones de nulidad relativa, señala:

“3. LEGITIMACIÓN PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA. 

40. La parte demandante sociedad MULTIMAX PERÚ E.I.R.L. manifestó que la sociedad GLORY ESTABLISHMENT no acreditó la representación del titular del seudónimo PELÉ, por lo que no tiene legitimación para presentar la acción de nulidad. Por su parte, la sociedad  GLORY ESTABLISHMENT manifestó que ha demostrado la legitimidad para iniciar una acción de nulidad, por cuanto se ha demostrado la existencia de una autorización que acredita la defensa de intereses de Edson Arantes do Nascimento. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto.

41. El artículo 172 de la Decisión 486 hace una distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, en el caso de autos nos encontramos frente a una causal de nulidad relativa, ya que dicha nulidad fue solicitada sobre la base de una obtención de registro contraria al artículo 136 literal e) de la Decisión 486.

42. El mismo artículo en su primer párrafo dispone que “La autoridad nacional competente decretará a oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe (…)”. (Subrayado nuestro).

43. Por lo tanto, en relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo”

 

En consecuencia y en conclusión de lo expuesto le recomendamos que:

  1. Si  usted solicita el registro de una marca y alguien se le opone, verifique si tiene legítimo interés. Si no lo tuviere, infórmelo a la Oficina de Marcas, ella rechazará dicha oposición.
  2. Si usted es titular de una marca registrada y alguien interpone una acción de nulidad contra la misma en base a marcas, nombres comerciales, signos distintivos o derechos de autor, nombres de personas jurídicas o naturales o de comunidades indígenas o afroamericanos o locales o signos distintivos notorios, sobre los cuales no tiene ningún derecho, no pierda tiempo señalando que el accionante carece de legítimo interés, más bien  conteste la acción demostrando que su marca registrada no afecta ninguno de los derechos citados aun cuando ninguno corresponda al accionante.

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