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Barreda Moller escribe...

Concepto de signos genéricos en la jurisprudencia peruana

El artículo 135 inciso f) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 

Los signos a los que se refiere el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 son los llamados  signos genéricos. 

La indicación o denominación genérica es la que designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la indicación o denominación. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons, 2001. Pag.125). 

El fundamento de la prohibición de registrar los signos genéricos es doble. Por un lado, los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente, se impediría a los competidores que utilicen esa denominación o representación para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o presentan, según sea el caso.  Por otro lado, los signos genéricos no poseen la distintividad necesaria para identificar los productos o servicios de un empresario en relación con los de otros. (INDECOPI. Compendio de Jurisprudencia Sala de Propiedad Intelectual (1996-1999). Tomo I. Págs.32-33). 

Ahora bien, el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 solo menciona como signos genéricos a los signos o indicaciones que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 

No obstante, la doctrina y la jurisprudencia peruana consideran que son también signos genéricos los siguientes: 

(i) Las denominaciones que constituyen el género de los productos o servicios de que se trate. (Resolución Nº 1592-2015/TPI-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2015 emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI). 

Por ejemplo, “MUEBLE” para distinguir “sillas” de la clase 20 de la Clasificación Internacional. (PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida. El régimen andino de la propiedad industrial. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Gustavo Ibáñez, 1995. Pág.210). 

(ii) Las variaciones fonéticas o gráficas de las denominaciones genéricas. (Resolución Nº 1643-2016/TPI-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2016 emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI). 

Tal fue el caso de la solicitud de registro de la marca PANETONYS para distinguir “panetones” de la clase 30 de la Clasificación Internacional. El registro de esta marca fue denegado, mediante Resolución Nº 1199-2010/TPI-INDECOPI de fecha 31 de mayo de 2010, por considerarse que la marca solicitada era una variación del término PANETONES que es el nombre genérico de los productos que pretende distinguir. 

También fue el caso de la solicitud de registro de la marca PROTOCITOQUININAS para distinguir “productos químicos destinados a la horticultura y silvicultura, entre otros productos” de la clase 1 de la Clasificación Internacional. El registro de esta marca fue denegado, mediante Resolución Nº 6908-2007/OSD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2007  confirmada por el Tribunal del INDECOPI, por considerarse que la marca solicitada era una variación del término CITOQUININAS que es el nombre técnico de un “producto químico destinado a la horticultura y silvicultura”, a saber de una “hormona vegetal producida por las plantas, que entre otras cosas, promueve el crecimiento”. 

(iii) Los signos gráficos que suscitan en la mente del consumidor el mismo concepto que evoca una denominación genérica. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Op.cit. Pag.125). 

Por ejemplo, ese fue el caso de la solicitud de registro de la marca  figurativa “Representación de una cuerda en dos colores” para distinguir “cuerdas, cables e hilos metálicos, entre otros productos” de la clase 6 de la Clasificación Internacional. El registro de esta marca fue denegado, mediante Resolución Nº 484-97-TRI-SPI de fecha 1 de agosto de 1997, por considerarse que la marca solicitada era una figura genérica de varios de los productos que pretendía distinguir, tales como “cuerdas, cables e hilos metálicos”. 

En razón de lo antes expuesto, se debe tener en cuenta que, para la jurisprudencia peruana, la prohibición de registro como marca de signos genéricos, establecida en el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486, no solo incluye como signos genéricos a los signos o indicaciones que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate, como señala expresamente dicho artículo, sino también a (i) las denominaciones que constituyen el género de los productos o servicios de que se trate, (ii) las variaciones fonéticas o gráficas de las denominaciones genéricas y (iii) los signos gráficos que suscitan en la mente del consumidor el mismo concepto que evoca una denominación genérica.

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