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Barreda Moller escribe...

El relieve jurídico del uso de una marca de forma distinta a la que fue registrada

El transcurso del tiempo es un factor de relevante importancia en la vigencia de una marca ya que la posiciona y consolida en el mercado.  Sin embargo, potenciar su imagen puede demandar en muchos casos su modernización o actualización en consonancia con los cambios del mercado y con las modernas técnicas de marketing para hacerla más atractiva, ya que ello repercutirá en un mejor impacto comercial.

Este último aspecto tiene que ser analizado y manejado con sumo cuidado ya que la modificación de una marca puede alterar su identidad generando una marca distinta; en tal caso, su registro será pasible de cancelación. Lo importante, entonces, es mantener los rasgos básicos de la marca registrada, aquellos que le otorgan su identidad como tal, a efectos que la versión originaria y la versión moderna mantengan la misma impresión comercial.

El tema se torna complejo al momento de determinar si la adición, eliminación o variación de elementos de la marca registrada constituye una modificación de carácter sustancial, o solo se trata de variaciones no sustanciales que por consiguiente no afectan su identidad.

Al respecto, la Decisión Andina 486  delimita en su artículo 166, último párrafo, el relieve jurídico del cambio de forma en el uso de una marca registrada y su incidencia en su uso obligatorio, preceptuando que: “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. En consecuencia, un uso realizado sin alterar el carácter distintivo de la marca aunque difiera de la forma como fue registrada, constituye un uso válido en los términos que señala la doctrina y la ley.

En la casuística del INDECOPI existen pronunciamientos ilustrativos de los criterios empleados por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para enjuiciar cuando se ha producido una variación de carácter sustancial de la marca registrada y cuando la versión modificada no ha alterado la identidad de la marca inscrita.

Traemos a colación, en el primer sentido, la Resolución Nº 0977-2017/TPI-INDECOPI de fecha 29 de marzo de 2017, recaída en el expediente Nº 643293-2015/DSD, en donde la Sala Especializada en Propiedad Intelectual canceló el registro de la marca mixta conformada por la denominación SOLGAS escrita en forma característica con todas sus letras en color azul, excepto la letra O constituida por una figura ovalada con rayas oblicuas de color anaranjado en su extremo superior derecho, inscrita con Certificado Nº 56544. El signo había sido usado en el mercado como SOLGAS REPSOL y logotipo, y la Sala consideró que dicho uso correspondía a un signo distinto ya que la denominación SOLGAS aparecía sobre una línea horizontal, debajo de la cual se consignaba la denominación REPSOL.

Es importante destacar, respecto del referido caso, que la adición de un elemento distintivo con aptitud diferenciadora (REPSOL) y la omisión de un elemento figurativo relevante (el peculiar diseño de la letra O), sí alteraba de manera sustancial la naturaleza de la marca en relación con la originariamente registrada.

Otro pronunciamiento de la Sala en el mismo sentido, es el contenido en la Resolución Nº 1112-2017/TPI-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2017, recaída en el expediente Nº 648836-2016, en donde canceló el registro de la marca mixta CAMPO LINDO y logotipo (Certificado Nº 138991), toda vez que había sido usada en el mercado de forma denominativa como CAMPO LINDO, omitiéndose los restantes elementos denominativos, gráficos y cromáticos que la conformaban, a saber, el conjunto de líneas diagonales inconclusas, la representación estilizada de tres espigas, frases alusivas al producto y la combinación de colores beige, verde, anaranjado y blanco. Por consiguiente, la marca CAMPO LINDO y logotipo no había sido usada en el mercado en su dimensión de marca mixta, lo que determinó la cancelación de su registro.

En sentido contrario se ha pronunciado la Sala en su Resolución Nº 1673-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de mayo de 2016, recaída en el expediente Nº  588744-2014/DSD, en donde mantuvo la vigencia de la marca CORALAR escrita en letras características en los colores verde y gris (Certificado Nº 117137), por considerar que si bien el signo había sido usado en forma denominativa como CORALAR, la omisión de la letra característica y del componente cromático no alteraba sustancialmente la distintividad de la marca registrada ya que mantenía la misma impresión comercial, concluyendo que la nueva versión constituía un uso válido de la marca inicialmente inscrita.

El mismo criterio primó en la Resolución Nº 3976-2016/TPI-INDECOPI de fecha 25 de octubre de 2016, recaída en el expediente Nº 540314-2013/DSD. La Sala consideró que la marca usada DELICIA y logotipo, contenía todos los elementos relevantes y distintivos de la marca registrada DELICIA y logotipo (Certificado Nº 99586), diferenciándose, únicamente, en el color del fondo y de las letras, motivo por el cual la utilización de la nueva versión sí constituía un uso de la marca registrada.

Lo expuesto e ilustrado lleva a concluir que el titular de una marca registrada debe ser muy cauteloso cuando decida usarla con variaciones en el mercado. El cambio de forma debe respetar los elementos componentes de la marca originaria que le otorgan su distintividad, manteniendo la parte dominante o los rasgos esenciales de la misma para no modificar sustancialmente su naturaleza.

Se podrá, por tanto, modificar los elementos accesorios de la marca como son el tipo de letra, el diseño de fondo, los elementos decorativos, así como, omitirse o adicionarse elementos descriptivos, genéricos o carentes de distintividad. No podrán variarse, en consecuencia, aquellos elementos que alteran la identidad de la marca y den origen a una marca distinta, ya que no se puede extender a ésta última la protección de la marca inscrita cuyo registro será cancelado.

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