Limitaciones al ejercicio del derecho “preferente” derivado de la cancelación del registro de una marca

La figura jurídica del derecho “preferente” en el Derecho de Marcas, se encuentra regulada en el artículo 168 de la Decisión 486. Concede, a quien obtenga la cancelación del registro de una marca, el derecho “preferente” a registrarla para los mismos productos y/o servicios que distinguía aquella.

Este derecho no es irrestricto en su aplicación ya que existen parámetros para su ejercicio que están contenidos expresamente en la misma norma y otros que fluyen de su contenido y que han dado lugar a precisiones realizadas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, en vasta jurisprudencia.

Debe entenderse, en principio, que el derecho preferente solo determina que la solicitud de registro tenga “prelación” respecto de cualquier otra presentada con posterioridad al inicio del procedimiento sobre cancelación, por lo que no invalida el derecho de “prelación” que corresponde a las solicitudes que se hayan presentado con anterioridad.

A tenor de la norma, el derecho “preferente” es personalísimo, ya que sólo puede ser invocado por quien obtuvo la cancelación del registro de la marca y no por persona distinta ni vinculada a ella. Sin perjuicio de ello, la Sala ha señalado que la solicitud de registro con la que se invoca el derecho “preferente” es susceptible de ser cedida por quien lo ejerce en favor de un tercero y que dicha cesión comprende el derecho “preferente” a obtener el registro de la marca cancelada (Resolución Nº 1961-2016/TPI-INDECOPI).

Aun cuando la norma no establece expresamente que la marca que se solicite a registro en ejercicio del derecho “preferente” debe ser la misma cuya cancelación se obtuvo, pues solo indica que “la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro”, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 288-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, precisando que “el signo objeto del derecho “preferente” tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podría identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma clase o categoría especificada”.

En cuanto a los productos y/o servicios a distinguir con el signo con el que se pretenda hacer valer un derecho “preferente”, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha precisado que si bien no es posible exigir que la nueva solicitud presente identidad exacta con todos los productos y/o servicios para los que fue registrada la marca cancelada, se admite que ellos se encuentren comprendidos dentro de los que ésta última distinguía, pero no acepta que se pretenda una protección distinta o mayor, es decir para productos o servicios diferentes o para una lista de productos o servicios más extensa que la que amparaba el registro cancelado (Resolución Nº 2159-2016/TPI-INDECOPI).

El derecho “preferente” no puede ser vuelto a invocar si ya ha sido ejercido en un procedimiento distinto, toda vez que, invocado y ejercido, se agota el derecho (Resolución Nº 2706-2009/TPI-INDECOPI).

Finalmente, hay que señalar que el ejercicio del derecho “preferente” no implica que el signo solicitado acceda automáticamente al registro, ya que debe ser evaluado por la Autoridad a efectos de determinar si se encuentra incurso o no en alguna de las prohibiciones contenidas en la Decisión 486.

En una figura jurídica como la del derecho “preferente”, en donde la jurisprudencia ha precisado y desarrollado los alcances del artículo 168 de la Decisión 486 que la contempla, habrá que estar atentos a las futuras interpretaciones del Tribunal Andino y a los pronunciamientos que al respecto emita la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, pues ellos permitirán delimitar sus alcances y aplicación para ejercerlo válidamente.

Salomé Urquiaga