Marcas constituidas por las formas de los productos y de sus envases: Requisitos y prohibiciones absolutas de registro en la legislación y jurisprudencia administrativa peruanas.

1. Introducción

La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial – en adelante la Decisión 486 - establece los requisitos de registro de las marcas en su artículo 134 y las prohibiciones de registro de las marcas en sus artículos 135 (prohibiciones absolutas de registro), 136 y 137 (prohibiciones relativas de registro).

Como consecuencia, para obtener el registro de una marca en el Perú, la misma debe (i) cumplir los requisitos de registro que son aplicables a toda marca y (ii) no incurrir en las prohibiciones de registro absolutas y relativas que le sean aplicables según el tipo de marca de que se trate.

La Decisión 486 también establece qué signos pueden constituir marcas.

Entre dichos signos, están las formas de los productos y las formas de los envases o envolturas de los productos, tal como lo señala el artículo 134 inciso f) de la Decisión 486.

En el presente documento se tratará los siguientes temas concernientes a las marcas constituidas por las formas de los productos y las formas de los envases de los productos, a saber : (i) los requisitos de registro y (ii) la prohibición absoluta de registro referida a la forma usual, establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.

 

2. Requisitos de registro aplicables a las marcas constituidas por las formas de los productos y de sus envases

De lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, se infiere claramente que los requisitos de registro como marcas de las formas de los productos y las formas de los envases de los productos son aquellos aplicables a toda marca, es decir: la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad.

En Doctrina, las marcas que están constituidas por la forma de los productos o la forma del envase de los productos se denominan marcas tridimensionales o plásticas.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (segunda instancia administrativa) – en adelante la Sala  - señala que “el Tribunal – haciendo referencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - entiende que, de acuerdo con la Doctrina, marca tridimensional es aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.” (Resolución N° 4678-2016/TPI-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2016, p.6)

En la misma línea, en opinión de la Sala, para que las formas de los productos y las formas de los envases de los productos puedan registrarse como marcas tienen que ser distintivas, es decir tienen que presentar alguna característica  que las haga salir de lo común y habitual.(Resolución Nº 1297-2008/TPI-INDECOPI de fecha 3 de junio de 2008, p.5. Resolución Nº 0818-2014/TPI-INDECOPI de fecha 12 de mayo de 2014, p.5. Resolución Nº 826-2019/TPI-INDECOPI de fecha 15 de mayo de 2019, p.9)

Un ejemplo de marca tridimensional constituida por la forma del producto es la forma del chocolate KISSES, de la empresa The Hershey Company:

Un ejemplo de marca tridimensional constituida por la forma del envase del producto es la botella COCA-COLA CLASSIC de la bebida gaseosa COCA-COLA, de la empresa The Coca-Cola Company

 3. Prohibiciones absolutas de registro aplicables a las marcas constituidas por las formas de los productos y de sus envases

- De lo señalado en el artículo 135 de la Decisión 486 (prohibiciones absolutas de registro), así como en la jurisprudencia administrativa, entendemos que las prohibiciones absolutas de registro aplicables a las marcas constituidas por las formas de los productos y las formas de los envases de los productos son las siguientes:

- El artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, aplicable a todos los tipos de marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

- El artículo 135 inciso c) de la Decisión 486, aplicable solo a las marcas de tipo tridimensional, que dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que, consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

 - El artículo 135 inciso d) de la Decisión 486,  también aplicable solo a las marcas de tipo tridimensional, que dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que, consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

 

4. Prohibición absoluta de registro establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486

La Sala considera que el fundamento de esta prohibición de registro radica en que, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un género de productos o de sus envases, se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos. (INDECOPI. Compendio de Jurisprudencia Sala de Propiedad Intelectual (1996-1999). Tomo I, p.62. Resolución N° 4678-2016/TPI-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2016, p.7. Resolución N° 0891-2019/TPI-INDECOPI de fecha 23 de mayo de 2019, p.23)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que esta prohibición de registro contiene los siguientes cuatro supuestos:

- Primer supuesto: formas usuales de los productos.

- Segundo supuesto: formas usuales de los envases o envoltorios de los productos.

- Tercer supuesto: formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio.

- Cuarto supuesto: formas o características impuestas por la naturaleza o la función del envase o envoltorio del producto o del servicio.

(Interpretación Pre-Judicial de fecha 24 de agosto de 2015 emitida en el Proceso 242-IP-2015, p.32. En http://comunidadandina.org)

Como se indicó en la introducción, a continuación se tratarán el primer y segundo supuestos antes indicados, según los cuales se prohibe el registro como marcas de:

 

- las formas usuales de los productos y

- las formas usuales de los envases o envoltorios de los productos.

 

5. Prohibición absoluta de registro establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 : primer supuesto : formas usuales de los productos

El artículo 135 inciso c) de la Decisión 486, en su primer supuesto, prohibe el registro como marcas de las formas usuales de los productos.

La Sala señala que las formas usuales de los productos se refieren a las formas de presentación habitual de los mismos y no comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los productos. (Resolución N° 2621-2011/TPI-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 2011, p.18. Resolución N° 4678-2016/TPI-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2016, p.6. Resolución N° 0891-2019/TPI-INDECOPI de fecha 23 de mayo de 2019, p.22-23)

El concepto de forma usual del producto señalado por la Sala es el mismo que aquel señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (Interpretación Pre-Judicial de fecha 5 de octubre de 2003 emitida en el Proceso 84-IP-2003, citada en la Interpretación Pre-Judicial de fecha 5 de marzo de 2008 emitida en el Proceso 195-IP-2007, citada a su vez en la Interpretación Pre-Judicial de fecha 24 de agosto de 2015 emitida en el Proceso 242-IP-2015, p.32. En http://comunidadandina.org)

6. Prohibición absoluta de registro establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 : segundo supuesto : formas usuales de los envases de los productos

El artículo 135 inciso c) de la Decisión 486, en su segundo supuesto, prohibe el registro como marcas de las formas usuales de los envases de los productos.

La Sala señala que las formas usuales de los envases de los productos se refieren a las formas de presentación habitual de los envases de los productos y no comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los envases de los productos. (Resolución N° 2621-2011/TPI-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 2011, p.18. Resolución N° 4678-2016/TPI-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2016, p.6. Resolución N° 0891-2019/TPI-INDECOPI de fecha 23 de mayo de 2019, p.22-23)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público.” (Interpretación Pre-Judicial de fecha 24 de agosto de 2015 emitida en el Proceso 242-IP-2015, p.33. En http://comunidadandina.org)

Agrega dicho Tribunal que “en el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.” (Interpretación Pre-Judicial de fecha 24 de agosto de 2015 emitida en el Proceso 242-IP-2015, p.33. En http://comunidadandina.org)

Por nuestra parte, advertimos que, si bien el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en “formas usuales de los productos o de sus envases”, como se indicó en el punto 3 del presente; el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 señala que el segundo supuesto de este artículo es las “formas usuales de los envases o envoltorios de los productos”, como se indicó en el punto 4 del presente, y, el artículo 134 de la Decisión 486 señala que podrán registrarse como marcas “la forma de los productos, sus envases o envolturas”, como se indicó en el punto 1 del presente.  

Dado el uso indistinto de los términos “envase”, “envoltorio” y “envoltura” en la legislación y jurisprudencia indicadas en el párrafo anterior, consideramos necesario tener en cuenta las definiciones de dichos términos, con el propósito de aplicar correctamente el segundo supuesto de la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.

Para ello, nos remitiremos a las definiciones de estos términos en el Diccionario de la Lengua Española, las cuales citamos a continuación:

- “envase

3. (…) Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos.” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. En https://www.rae.es)

- “envoltorio

2. (…) envoltura (…).” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. En https://www.rae.es)

- “envoltura

1. (…) Capa exterior que cubre natural o artificialmente una cosa.

(…)” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. En https://www.rae.es)

Con base en estas definiciones, opinamos que el término “envase” mencionado en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 incluye (i) al término “envoltorio” mencionado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación de dicho artículo y (ii) al término “envoltura” mencionado en el artículo 134 inciso f) de la Decisión 486.

 

7. Jurisprudencia administrativa

En la siguiente jurisprudencia administrativa, la Oficina de Marcas (primera instancia administrativa) y la Sala (segunda instancia administrativa) se han pronunciado sobre el concepto de marca tridimensional y la aplicación del primer y segundo supuestos del artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.

7.1. Jurisprudencia sobre el concepto de marca tridimensional

-          Resolución Nº 3281-2016/TPI-INDECOPI de fecha 7 de setiembre de 2016, emitida por la Sala, en el Expediente Nº 603644-2015, que confirma la Resolución Nº 1535-2015/CSD-INDECOPI, la cual declara infundada la acción de nulidad, interpuesta contra la marca

 que distingue productos de la clase 11, por considerar, entre otros argumentos, que el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 no era aplicable, puesto que la marca objeto de nulidad no era una marca tridimensional y dicho artículo sólo está referido a marcas de naturaleza tridimensional.

-          Resolución Nº 0755-2019/TPI-INDECOPI de fecha 9 de abril de 2019, emitida por la Sala, que confirma la Resolución Nº 5805-2018/CSD-INDECOPI, la cual declara infundada la acción de nulidad interpuesta contra la marca

, que distingue productos de la clase 16, por considerar, entre otros argumentos, que el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486 no era aplicable, puesto que la marca objeto de nulidad tiene carácter mixto bidimensional y no carácter tridimensional.

 

7.2. Jurisprudencia sobre forma usual del producto

-          Resolución Nº 826-2019/TPI-INDECOPI de fecha 15 de mayo de 2019, emitida por la Sala, en el Expediente Nº 755572-2018, que otorga el registro de la marca  

, para distinguir “cepillos dentales e hilos dentales” de la clase 21, por considerar que:

“(…) de la verificación en las páginas web de los establecimientos que expenden este tipo de productos, (…), se advierte que no se suelen utilizarse cepillos dentales con mangos en forma de figura estilizada de un conejo con cuatro orificios en su parte inferior.

 En ese sentido, el signo tridimensional solicitado a registro, presenta una forma de cepillo dental que en su mango cuenta con la figura estilizada de un conejo y cuatro orificios en su parte inferior; presentando características que lo diferencian de manera suficiente con productos similares dentro del mercado; por lo que, permite ser asociado con un origen empresarial concreto.”

-     Resolución Nº 0818-2014/TPI-INDECOPI de fecha 12 de mayo de 2014, emitida por la Sala en el Expediente Nº 501989-2012, que confirma la Resolución Nº 6176-2013/CSD-INDECOPI de fecha 26 de abril de 2013, la cual deniega el registro de la marca

, para distinguir “galletas y galletas tipo cracker, bizcochos y bizcotelas” de la clase 30, por considerar que “del análisis del signo solicitado se aprecia que éste representa la forma usual de algunos de los productos que pretende distinguir, a decir, de las bizcotelas, no siendo suficiente la inclusión de una protuberancia en la parte superior de la bizcotela, ni el relleno de chocolate en medio de las mismas, para dotarlo de suficiente distintividad y así pueda acceder a registro, (…)”.

7.3. Jurisprudencia sobre forma usual del envase del producto

-          Resolución Nº 2015-2005/OSD-INDECOPI de fecha 16 de febrero de 2005, emitida por la Oficina de Marcas en el Expediente Nº 195126-2003, que deniega el registro de la marca

, para distinguir “exclusivamente cervezas” de la clase 32, por considerar que si bien la marca no es forma usual del envase del producto, tampoco es distintiva.

 

Sobre la forma usual la Resolución señala que:

“Del análisis de los envases utilizados para comercializar las distintas cervezas que se ofrecen en nuestro país, se advierte que aquel que conforma el signo solicitado (….) no constituye a la fecha la forma usual de presentación de las cervezas, ya que no es utilizado habitualmente, de manera idéntica ni sustancialmente similar, por distintas empresas competidoras para comercializar sus productos en el mercado, sino por aquellas que forman parte de un mismo grupo empresarial [Grupo Backus], como son la empresa solicitante UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., Cervecería del Sur del Perú S.A. y Cervecería San Juan S.A.”

-          Resolución Nº 1326-2005/TPI-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2005, emitida por la Sala en el Expediente Nº 195126-2003, que revoca la Resolución Nº 6058-2005/OSD-INDECOPI de fecha 12 de mayo de 2005 y deniega el registro de la marca

, para distinguir “exclusivamente cervezas” de la clase 32, por considerar que “la forma de envase solicitada – (…) – está constituida por una forma usual, en la medida que consiste en una botella de uso común y habitual en el mercado que no presenta elementos de carácter arbitrario o de fantasía que le permitan alejarse de los comúnmente usados para contener líquidos. Incluso cerveza; (…)” y que la marca solicitada no es distintiva.

 

8. Conclusiones

En razón de lo expuesto en los puntos anteriores, se concluye que:

8.1 La legislación peruana permite el registro como marca de las formas de los productos y de las formas de los envases de los productos – denominadas marcas tridimensionales -, si cumplen los requisitos de registro y no incurren en las prohibiciones de registro absolutas y relativas aplicables a este tipo de marca.

8.2. Una de las prohibiciones absolutas de registro aplicables a las formas de los productos y a las formas de los envases de los productos es la referida a las formas usuales de los productos y a las formas usuales de los envases de los productos.

8.3. La jurisprudencia administrativa peruana considera que:

- Las formas usuales de los productos son las formas de presentación comunes o habituales de los mismos.

- Las formas usuales de los envases de los productos son las formas de presentación comunes o habituales de los envases de los productos.

8.4. Las formas de los productos y las formas de los envases de los productos, si son registrables como marcas, pueden llegar a constituir marcas fuertes y por ende ser un activo de gran valor para sus titulares.