Una apreciación (indirecta) del Tribunal de INDECOPI sobre la marca derivada.

La figura de la marca derivada no se encuentra regulada por la normativa andina ni nacional; sin embargo, suele ser citada tanto por la doctrina como en la práctica legal.  En efecto, el Tribunal Andino ha manifestado reiteradamente que a pesar que la figura de la marca derivada no se encuentra consagrada en la Decisión 486, reconoce su importancia dentro de nuestro régimen normativo.

Al respecto, el Tribunal Andino ha definido a las marcas derivadas como “(…) aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan” (Proceso 460-IP-2019).

En virtud de lo anterior, el Tribunal afirma de igual modo que la denegatoria de la nueva solicitud (la marca derivada) sólo podría recaer en los “(…) elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión” (Id.). Sin embargo, en una aparente contradicción, el mismo Tribunal nos indica que “(…) la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente” (Id.).

En ese sentido, parece que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI se nutre en dicha aparente contradicción al emitir la Resolución Nº 321-2020/TPI-INDECOPI en la que se suspende, por votación mayoritaria de tres vocales, el procedimiento de solicitud de registro tramitado bajo Expediente Nº 801384-2019. El procedimiento en mención se encuentra referido a la solicitud de registro de la marca (color rojo) peticionada por Convert Footwear Corp. E.I.R.L. en clase 25, el cual fue opuesto por Nike Innovate C.V. al considerar que el signo solicitado resultaba confundible con sus marcas registradas que incluyen el famoso diseño SWOOSH () así como una imitación del signo notorio previamente mencionado.

Durante la tramitación del procedimiento en Primera Instancia, la Comisión indicó que la solicitud en trámite correspondía a una solicitud de marca derivada respecto de la marca (Certificado Nº 104712), por lo que negó la existencia de riesgo de confusión o una imitación de la marca notoria. De igual modo se negó el pedido de suspensión basado en la existencia de un procedimiento de cancelación por falta de uso iniciado por Nike Innovate C.V. contra la marca previamente citada.

De esta manera, lo establecido por la Comisión era una clara indicación que la figura de la marca derivada sí resultaba relevante para esa instancia.

No obstante lo establecido por la Comisión de Signos Distintivos, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual al emitir su resolución decide, conforme hemos señalado previamente, suspender el procedimiento hasta que se resuelva el procedimiento de cancelación contra la marca  (Certificado Nº 104712), con lo cual se entiende claramente su aceptación de la figura de la marca derivada, en tanto que afirma que el resultado de dicha cancelación afectaría al procedimiento donde se solicita la marca derivada.

No obstante lo anterior, dicha resolución nos deja con un voto en discordia en minoría (dos vocales) en el que se indica que no corresponde suspender el procedimiento, puesto que, contrariamente al voto mayoritario, se considera que el procedimiento de cancelación no influye en la decisión del procedimiento de solicitud de registro.

Así, esta resolución de suspensión nos permite apreciar que la Sala aún no ha definido de manera definitiva y unánime si resulta aplicable o no la figura de la marca derivada, lo cual conlleva a la incertidumbre respecto a otros casos que puedan incluir el análisis de una marca derivada.

En efecto, la aceptación de la figura de la marca derivada conllevaría a que se suspenda el procedimiento a la espera del resultado de una posible cancelación por falta de uso que determine que la Autoridad deba evaluar si existe riesgo de confusión o imitación con relación al elemento preponderante del signo solicitado, en tanto que lo contrario conllevaría a que la Autoridad pueda definir si existe o no riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas opuestas, no limitando dicho examen a los elementos secundarios.

Cabe indicar que si bien se ha determinado en este caso el aplicar la figura de la marca derivada, siendo que este pronunciamiento contiene un voto en discordia, existe la posibilidad que en futuros pronunciamientos nos encontremos frente a casos en los que dicha figura no resulte aplicable, generando ello falta de predictibilidad, lo cual debe ser definido por la última instancia de INDECOPI en la próxima oportunidad.