Registrabilidad de términos descriptivos

De conformidad con el inciso e) del Artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…)”.

Por ejemplo, el término propóleo -sustancia elaborada por las abejas,  la cual es considerada como un remedio natural contra muchas dolencias y patologías- sería considerado descriptivo en relación con preparaciones para uso médico, ya que informa acerca de las características de éstas, a saber, que las mismas contienen propóleo o serán elaboradas con esta sustancia.

De acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 343-IP-2019: “Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca”.

Como vemos, un término descriptivo puede formar parte de un signo que incluya elementos distintivos adicionales que le otorguen distintividad; sin embargo, en este caso, la protección se dará sobre la marca en su conjunto y no sobre el elemento descriptivo aisladamente considerado. En tal sentido, el titular de la marca no podrá impedir que otros usen y/o registren marcas que contengan dicho término descriptivo.

Cabe señalar que, no toda denominación descriptiva es irregistrable, ya que esto dependerá de la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados. Así, mientras un término puede ser descriptivo para un producto o servicio determinado, puede no serlo para otros productos o servicios.

Por otro lado, el que una denominación en idioma extranjero sea considerada como descriptiva o no, va a depender del grado de conocimiento de su significado o de la necesidad de uso en el mercado por parte de los competidores.  Por ejemplo, delivery, al haber ingresado al lenguaje común del país, sería considerada una denominación descriptiva para servicios de reparto de comida u otros productos.